陳宜誠律師，東吳法學碩士／台大電機碩士
（原文刊載於北美智權報：設計專利的重要性）
蘋果公司於2011年底，以3件「發明專利」（utility patent）、4件「設計專利」（design patent），以及1項「營業外觀商標」（Trade Dress）(註1)，於美國聯邦聖荷西地院提告三星公司28項產品侵權，該案所涉專利圖式與產品照片如圖一所示。
圖一:由左至右，為Apple v. Samsung,聖荷西地院專利侵權訴訟中使用之先前技藝，蘋果的設計專利圖式，以及三星被控侵權產品。
（圖片來源：http://www.patentlyo.com/files/carani.apple.pdf）
2012年8月24日美國加州聖荷西法庭的陪審團決議，三星公司大多數的智慧型手機違反了三項iPhone的設計專利(Design patents; D 593,087、D 618, 677與D 604,305)。陪審團也指出，被告的三星智慧型手機以及其部分平板裝置，違反了三項蘋果公司iPhone與iPad軟體介面上的發明專利(Utility patents; US 7,469,381、US 7,864,163與US 7,844,915)。
此外，儘管三星聘用世界級專家證人並出示多重案例，辯稱那些專利都有先前技術(prior art)而無效，但陪審團仍決定那些專利都是有效的。而且，陪審團也支持蘋果對三星手機違反其第一代iPhone與iPhone 3GS的已註冊與未註冊之營業外觀商標(trade dress)的主張。
在蘋果公司與三星公司的該地院訴訟案中，聖荷西法庭的陪審團只在一個顯著的小地方認為三星未侵權，即判定三星公司並沒有違反蘋果公司的iPad設計專利(D 504,889)，並指該專利雖然有效，卻相對較無說服力。(註2)
蘋果公司因此案獲判10.5億美金的天文數字賠償額後（而且還有可能因為惡意侵權，而獲判最高可達三倍的賠償金），外界對於設計專利的注意度也就急遽升高了，這是因為蘋果公司並非以技術取勝，其產品的「設計」才是蘋果公司於市場上勝出的關鍵，而這些設計是以設計專利以及營業外觀商標來保護，這與一般公司強調技術本位以取得發明專利為主，大相逕庭。
而且，因為三星反控蘋果多項發明專利都無甚效果，讓大家從訴訟實際攻防過程與結果來看，設計專利都好像遠比發明專利有用得多，因此造成各國企業對於設計專利的重新認識與高度重視。
肉眼即可辨別
設計專利在訴訟上最大的好處是，涉嫌產品是否侵權，完全屬於「一望即知」之事，也就是說，只要把專利圖式與被控侵權產品擺在一起，法院（陪審團）用肉眼，居於普通消費者購買時的注意力，在法庭內就能做出判斷，很少需要動用耗費高昂，證詞又常被對方律師質疑甚至駁倒的專家證人事先作好的鑑定報告與親自出庭作證。(註3)（註：筆者將在後續文章中，介紹美國法院實務判斷設計專利侵權案件的最新判準，敬請期待。）
而發明專利的技術性很高，若要講到由普通人組成的陪審團能夠了解發明專利的保護範圍有涵蓋被控侵權產品，或者讓陪審團了解被控產品並沒有侵權，通常需要兩造律師發揮簡報功力，甚至配合動畫（註：美國也有多所專門替人製作訴訟簡報動畫的公司），才能達成任務。而且，雙方更需要自己聘請的專家證人，出庭時能作出對己有利的解釋，陪審團還要聽得懂，更不被對方律師駁倒，而其過去也沒有出具過相反的見解，又沒有各種利益衝突情況，最重要的是，還要能夠成功說服陪審團接受其主張，而不採對方專家證人的見解，實在很不容易。所以，專利訴訟的輸贏通常不是在專利或產品的實質內涵上，而是決定在兩造律師與所聘用的專家證人於法庭上的簡報功力與說服力高下為何。
以蘋果與三星去年底在聖荷西地院的該次審判來說，當蘋果展示底下這個著名的簡報圖（如圖二）給陪審團看，用對比圖示來說明三星是「有意的仿冒」蘋果的產品設計時，圖左為三星在iPhone推出前的手機設計，圖中為iPhone的設計，圖右為三星在iPhone推出後的手機設計。大部分的專利訴訟專家，都認為三星當場就輸了，評審團當場就被這張簡報圖檔所說服了，後續訴訟的進行，只是決定要三星賠多賠少而已。
圖二：蘋果只用一張圖，就能表示三星是如何仿冒蘋果產品的設計
（圖片來源：John Paczkowski, Apple's argument against Samsung encapsulated in a single image, AThingsD,https://twitter.com/johnpaczkowski/status/227815093830836225.）
舉證容易
還有，若要用設計專利來向法院聲請禁制令，因為它用肉眼就能判別，所以也比使用發明或新型專利簡單許多（若是新型專利，還要先取得技術報告／專利效力證明書），承審禁制令聲請的法官馬上就能判別，會比較容易取得。
這點比較不像發明專利的技術內容，通常都實施在產品內部元件的運作細節上，若不經專家證人的鑑定，很不容易判別是否侵權，所以通常都要附上專家證人所做詳盡的侵權鑑定報告與技術報告，還要法官讀完後，能夠採信此項報告可作為被告涉嫌侵權重大的證據，才會核發。還有，產品的外觀是消費者購買產品之首要依據，所以在核發禁售令的必要性考量上，也比較容易獲得法官的認可
例如，蘋果公司認為三星Galaxy Tab 10.1侵害它的iPad歐體設計專利（RCD 000181607-0001）（圖三），就在其於2011年8月4日聲請(註4)後不到半年，德國法院就於2012.01.31核發對於三星Galaxy Tab 10.1（圖四及圖五）與Galaxy 8.9的初步禁制令了。
圖三：蘋果公司設計專利RCD 000181607-0001（圖片來源：歐盟市場協調局OHIM）
圖四：蘋果公司的iPad專利設計與Samsung Galaxy Tab 10.1 產品的比較
（圖片來源：http://zh.scribd.com/doc/61993811/10-08-04-Apple-Motion-for-EU-Wide-Prel-Inj-Galaxy-Tab-10-1）
圖五：蘋果公司的iPad 2與Samsung Galaxy Tab 10.1 的比較
（圖片來源：http://zh.scribd.com/doc/61993811/10-08-04-Apple-Motion-for-EU-Wide-Prel-Inj-Galaxy-Tab-10-1）
本小利厚
再來，設計專利的最大優點是本小利厚。設計專利的取得成本很低，獲證的速度很快，而且依照美國專利法(35 USC )第289條設計專利的特別損賠規定（”additional remedy for infringement of design patent”），可以請求侵權者侵權產品的所得利益(Profit)的某個比例為所失利益（Lost Profit）。這個規定非常重要，因為外觀設計專利的損失或獲利，是針對整個產品計算的，而且通常侵權者所獲得的營利金額，很好計算，更會比專利權人的實際損失額大很多。(註5)（相對來說，若計算發明專利的侵權賠償額時，則可能還要看這發明技術，對於消費者的購買決定，到底占了多大的貢獻比率而定。）
例如，在蘋果與三星的聖荷西地院訴訟案中，陪審團使用蘋果的所失利益（lost profit），即三星所取得的盈利的某百分比，來計算賠償金時，蘋果的發明專利平均拿到低於7%，設計專利拿到高於7%，而營業外觀商標則拿到3-8%。也就是說，其設計專利的獲賠金額遠高於其發明專利。因此，每份設計專利才薄薄的四、五頁，但任一份文件就都代表1億美金以上的賠償金，實在令人讚嘆，也讓其它公司趕快來效法。(註6)
設計專利的優點
總而言之，設計專利不但不遜於發明專利，可能還遠優於發明專利的原因，歸納如下：
- 不論舉證與判別，都很容易。
- 手續簡便，獲證或登記快速。在大陸是採形式審查，而歐盟是採取註冊制。
- 費用低廉，保護期也不短。例如歐體設計專利長達25年，日本意匠專利有20年，美國設計專利為14年，而台灣設計專利也有12年。
- 若具視覺效果之設計亦具功能性者，還可以同時取得設計與發明或新型專利之雙重保護。
- 保護範圍廣泛，撰寫時僅需注意繪圖規定，取得門檻很低。
- 在美國，不需是生產商，也可以用所失利益來計算賠償金，且是以整個產品的售價來計算。
- 不像商標，沒有強制使用期限。
- 在美國，具識別性的整體外觀視覺效果，還可以註冊（甚至不註冊）取得營業外觀商標，其既然為商標的一種，所以效期可以無限延長。對此，台灣則可照新修正商標法申請立體商標的保護。
- 在歐盟，未登記的設計亦可受到保護。
讀者了解了設計專利的眾多優點與重要性後，在下期文章，我們將繼續介紹什麼是設計專利，而什麼又可以來申請設計專利，敬請期待。
- 營業外觀商標（Trade dress）是美國商標法所保護的標的之一，是商標的一種，係指產品的包裝或外觀及產品設計所構成的整體形象及全部外觀或產品構件的全部，類似我國新修正商標法之「立體商標」。
- 參「Apple官司大贏 Android陣營“剉著等”」，電子工程專輯，2012月8月29日， http://www.eettaiwan.com/ART_8800673659_676964_NT_330d2d4b.HTM?click_from=8800097820,9950173971,2012-08-29,EETOL,ARTICLE_ALERT&jumpto=view_welcomead_1346218748986。
- 當然，美國商標訴訟，在「識別性」上，所謂有無「造成消費者混淆誤認」之虞的判斷上，很多時候是要請第三方市調公司進行市調，取得市調報告，輔助陪審團判定是否侵權。設計專利訴訟，是否會走向這一方向，還有待觀察。至少，筆者看到的案例，都是由陪審團判定是否侵權。
- Apple's motion for an EU-wide preliminary injunction against the Samsung Galaxy Tab 10.1 as filed with the Landgericht (district court) Düsseldorf, dated August 4, 2011. http://zh.scribd.com/doc/61993811/10-08-04-Apple-Motion-for-EU-Wide-Prel-Inj-Galaxy-Tab-10-1
- 有關trade dress賠償金的計算，與設計專利近似，可以請求實際損失或者侵權者所獲利益。
- 參Aaron，Apple vs. Samsung賠償金計算大解碼，專利情報，科技產業資訊室，2012/08/30。
