2014年7月5日 星期六

不要再申請廢專利了!

對於引用文章:《台灣公司如何提升其專利的品質?一文我所提的建議,接續與網友X討論如下:

網友X回應:

請好的專利事務所寫品質好的專利理論上是沒錯,但弔詭的地方在於,專利寫得再好,也不一定能保證有效…

台灣我不知道,不過美國法院的專利無效率非常高,有很多也是財力雄厚的大公司,請的也是很貴的事務所,結果訴訟到打後來專利也是invalid。

根本來說,這不是撰寫品質的問題,是USPTO審查品質的問題,審查員浮濫核准,專利通過率很高,但進到法院,一堆死翹翹,我們這學期做了一個很簡單的小報告,結果出來的數據高到我以為我們弄錯了XDDD

如果多花一點錢,能夠確保寫出的專利確實有效,我想客戶會願意的,但問題應該沒有事務所有辦法保證這個專利經得起訴訟的考驗吧…如果不能確保專利的有效性,那請一家很貴的事務所,跟一家很便宜的事務所,差別又在哪裡?

我不是要挑戰你,只是提出我學專利法到現在一個讓我非常困擾的現象而已...

陳宜誠律師事務所:

如我在《阿里巴巴專利大刀砍向台灣 企業如何迴避?》於受訪中所述的,美國的專利審查委員平均只有花兩週的時間在一個案子的審查上,而且通常只會查查本國專利資料庫來找前案。而只有被告專利侵權之人,才會窮盡一切努力,查遍全世界,去找前案,而且不限本國資料庫,然後花錢請律師去舉發或反控該專利無效。

這就是各國在進行專利審查時,所碰到的審查品質問題的體現。首先,專利局在進行專利審查時,通常只會對自己國家的專利資料庫進行前案檢索,不及於未申請專利的科技文獻或產品型錄等,而很少會觸及外國的專利資料庫,更不會觸及未電子化與不易檢索的外國科技期刊或論文資料庫。

而且,專利局審查員,很少在擔任這個職務前,就已經是負責審查的技術類別之專家,對於該項專門技術,也是靠著審查各個申請人送來的專利說明書,紙上作業而學習之,缺乏實作經驗,所以也很少能看得出來,該申請案內容並不能據以實施,或者屬於習於該項技術者的慣行,不可以發給其專利。

另外,專利局的審查員,平均在一件案子上,不會花上太久的審查與檢索前案的時間,除非審查員剛好是該發明的特定技術類別的專家,或者曾經審查過同類發明多次,不然,審查員只是「盡職」的花費固定時間去「盡力」檢索前案而已。美國審查員平均只花兩週的時間來審查一個專利申請案,而國內智財局的數據,因為有年度審查案件數的要求,以清往年積案,則可能會更短。

所以,要確認專利的威力或效力,沒有別的方法,就是提訟拿專利去告他人的產品侵權,來讓法院來進行實戰檢驗,這樣才能真正驗證專利的威力與品質,才能知道付出的申請與維持費用,有沒有白花。這是因為只有被告之人,才會花上大量時間與金錢,去聘請業界頂尖專家,在全世界盡全力搜索前案,以求把該專利無效掉或取得先前技術的保護,或者強調其產品並未落入專利範圍內。

關於專利局審查通過而獲證的專利的被法院無效率,全世界都有類似的數據,並不令人意外。以專利審查較嚴格的歐洲而言,到了法院於訴訟中,才被法院或專利局認定為無效的專利,也仍然有高達五成左右。而美國的數據,是五成多會被法院判定無效。至於我國呢,獲證專利後來被法院無效掉的比率則高達66.95%(而在智財局舉發成立撤銷專利的比率,也有45%)(參《我國智慧財產訴訟法制亟需改革》)。也就是說,有2/3被拿來提告他人的專利,到了智慧法院經過再次審查後,會被認定為無效!

剩下來的1/3有效專利,還要能通過專利侵權判斷準則的全程檢驗,須確定他人的產品可以適用均等論,符合全要件原則,有完全落入其當初撰寫的專利權利範圍(請求項),又沒有先前技術阻卻,或者禁反言的適用。等到法院確定有侵權了(在美國,產品有無侵害專利的判斷,是由陪審團來做成),原告還有與被告確定損賠額的大工程要做,還要歷經損賠專家的作證與審理,還有確定原/被告是否有不正行為,是否有須加重懲罰的情事等,沒搞個五、六年,法院是不會確定損賠額。

蝦米!專利權人提告他人專利侵權,那麼困難,成功機率那麼低,要搞那麼久,怎麼台灣的被告,都不上法院去伸張自己的權益呢?這是因為,台灣廠商過去抄東抄西的,其實有自知之明,或者過去被告怕了,律師費又貴,所以,台灣大部分的廠商一直以來都覺得,若真的上法院,一定會得到不幸的結果,不如先私下和解了,付權利金了事,還可以省些律師費。有些差勁的,自己搶先和解了,還會擔任報馬仔,叫外國專利權人去提告自己的競爭對手哪些產品侵權,意圖省些和解金,還有增加自己競爭對手的成本。

如果上了法院,並不是說自己的產品沒侵權,或者對方的專利無效,那就叫做防禦的手段。攻擊就是最好的防禦,你敢拿你的專利來告我的產品侵權,我也拿我的專利來告你的產品侵權,誰怕誰?這叫做提起反訴,是最普遍被採行的專利防禦手段,就是擁有一堆專利準備在手上,隨時可以拿自己的專利反告對方侵權,可以逼他跟你和解,或者不敢輕易提告。

如果對手知道你的專利保護力很弱,或者從來不敢提告他人,你說你的專利申請來有啥屁用呢?請相信我,國際大廠出手前,都對於對手的彈藥庫,也就是他們手上的專利的有效度與過去訴訟的勝率,做出詳盡的研究。柿子挑軟的吃,這是不變的道理。等提告最弱的那一個成功了,他自然會對剩下的陸續下手。

國內廠商手上的專利,為什麼告不了人?我認為很大一部分的原因,是那個技術根本不重要,不值得保護,或者別人根本不會侵權,或者很難舉證他人侵權,或者很容易就能迴避掉。但是客戶還是要個專利,以為能夠防身,所以就請人隨便寫,或者反正也知道不能用,也不敢用來告人,擺著好看,還可以嚇唬那些不懂專利的人。

我看到有國內廠商把所得的專利證書擺成創新牆,我就覺得好笑,我只問那公司的總經理,啊你們提告過誰了嗎?那些勝訴判決應該鑲金擺在正中央才對,他才不好意思地跟我說,不敢騙內行人,這些大部分是新型專利啦,連實審都沒有經過,只是擺著好看而已,他從沒有拿這些專利提告他人的念頭。唉不申請這些有如廢紙般的專利,不是更省錢嗎?我認為,貼些美女或風景圖片,不是比這些專利證書更好看嗎?

這樣,自己知道自己的技術不怎麼樣,就該隨便找個專利事務所來寫專利,騙些專利證書,好掛在牆上自欺欺人嗎?不是吧,我認為他更應該找間好的事務所,花大錢請他好好寫專利,把那少數幾個真的很棒的技術把它保護好,讓他歷經訴訟挑戰,仍然存活下來,可以告人,能夠有效,才是真正該花的功夫與金錢。

這道理很簡單,比如說你敢告手上專利成山成海的IBM嗎?你這不是找死嗎?但是,如果你有個可以讓對手一槍斃命,就是落入其專利範圍的重要專利,不用多,一個就夠了,就算IBM也要跟你低頭,跟你談交互授權。這裡有個真實故事,當初宏碁就是勇敢提告IBM侵害其矽奧專利,一個專利也敢對專利巨人IBM提告,逼得IBM後來跟宏碁達成交互授權的協定,這樣才能大幅降低宏碁對於IBM每年在PC硬體上須付的權利金金額,獲得可以勝出競爭對手的重要關鍵。

你應該叫事務所解釋給你聽,為什麼他的請求項要這樣寫,這個技術的前案有哪些,要怎麼區別技術的不同,有哪些迴避的手段也預防了等等。技術人員或發明人,怎麼會不知道那個專利是寫得好,還是寫不好?改革的重點是,國內廠商選擇專利事務所的人,絕大部分都是不懂技術的法務人員,研發人員都很忙的,所以專利稿都不是發明人在看,而是由法務人員在看,他們哪看得懂技術內容。

其實,專業人士能做的,就是盡力把事情做好(due diligence),專利申請案裡的每一個字,都要推敲再三,尤其是力求完美,講到剛剛好,不要過度揭露,也不要不能據以實施,又要適度含糊,以擴大均等範圍,又要力求精確,以免被判決無效。而且,法院出了新判例,專利的撰寫方式,應該就要隨之調整,而且要藉著申請案答辯補正的機會,去盡力補救過往寫作方式的缺失等等。

可是,台灣的客戶,統統都是以價格為選擇事務所的唯一標準。外表看起來,事務所想替他寫案子,還要通過資格標與價格標的考驗,好像很公平,其實結果是劣幣驅逐良幣,那些想要好好寫的,價格比較硬的,都不會入選,最後都是價低者得。這是因為,大家都有手,都能寫專利,因此資格標的審核,其實只是形式,沒有例外。

上述這種對於專利申請案內容,近乎吹毛求疵的行為,對他們來說,根本是對牛彈琴,不但不感激,還覺得你怎麼那麼難搞,那麼堅持。

網友X回應:

其實在美國也是這樣,我有聽到貴的所一個案子美金三五八千起跳,也有一個145就可以讓你的申請pending…計較價錢的客戶全世界都有啊…XDDD

說真的有很多專利根本很廢,我有認識幾個發明人,他們也坦白說只是在衝數量而已XDD
如果可以跟客戶溝通,把專利案做區分,廢專利就便宜寫寫,好的發明就集中火力花大錢寫,這樣事務所可以賺到的總數應該還是可以一樣…吧?

陳宜誠律師事務所:

武大郎玩夜貓子,是什麼人,就玩什麼鳥!

對,讓市場各取所需,正是我為文的本意。

我是認為廢專利根本不用申請,最省錢.如果只是要獲證自己爽,那就自己把發明揭露書,照抄一遍放到請求項去,自己拿去專利局申請就行了,專利範圍窄成那樣,不太可能會有核駁的,所以證書一定會發下來。

網友X回應:

廢專利只是沒有法律上的價值,但有商業上的價值,所以還是有申請的必要...幸好如此,不然專利從業人員大概要少一半XDDD

陳宜誠律師事務所:

國內很多事務所專門接這種學校或大企業的廢專利案,我則是不接的.

寫這種廢專利,是侮辱我的專業,談都不想談。

有人喜歡寫這種廢案,因為很好寫,這種錢很好賺,那他們自己繼續去寫這種廢專利就行了,請不必找我。 

請繼續閱讀:《申請專利有用嗎?