「二審法院（北京市高級人民法院）反對該修改標準，認為馬庫什權利要求是在一項權利要求中限定多個並列的可選擇要素，因此，當馬庫什權利要求涉及化合物時，這些化合物之間是並列選擇關係，每個化合物是一個獨立的技術方案。既然認為馬庫什權利要求屬於並列技術方案的特殊類型，而且刪除一個或多個變量縮小了專利權的保護範圍，並未損害公眾利益，應當允許專利權人刪除相關的選擇項。但是，鑑於馬庫什權利要求授權時該權利要求所涵蓋的化合物並非均被合成出來，因此，允許修改的界限在於不得使修改後的權利要求成為說明書中未載明的具體化合物，否則，就會使針對馬庫什權利要求的選擇發明失去存在的基礎。
對此，（2016）最高法行再41號判決指出：“鑑於化學發明創造的特殊性，同時考慮到在馬庫什權利要求撰寫之初，專申請人為了獲得最大的權利保護範圍就有機會將所有結構方式盡可能寫入一項權利要求，因此在無效階段對馬庫什權利要求進行修改必須給予嚴格限制，允許對馬庫什權利要求進行修改的原則應當是不能因為修改而產生新性能和作用的一類或單個化合物，但是同時也要充分考量個案因素。如果允許專利申請人或專利權人刪除任一變量的任一選項，即使該刪除使得權利要求保護範圍縮小，不會損傷社會公眾的權益，但是由於是否因此會產生新的權利保護範圍存在不確定性，不但無法給予社會公眾穩定的預期，也不利於維護專利確權制度穩定。 ”
通過最高人民法院的上述判決，明確了在無效過程中，通常不允許刪除馬庫什式權利要求中的一個或多個變量。」
也就是說，中國高院與最高院都認為，允許修改馬庫什權利要求（請求項）的界限，在於不得使修改後的權利要求成為說明書中未載明的具體化合物。反過來說，你的說明書要載明具體化合物，才能使得馬庫什權利要求（請求項）得到支持。
因此，「聚焦馬庫什權利要求的撰寫，應注意幾點：
1. 充分利用從屬權利要求（附屬項），撰寫多個層次的保護範圍。在無效程序中，當獨立權利要求無法修改的情況下，可以利用從屬權利要求（附屬項）來構建多重防線；
2. 可以將說明書中所公開的具體化合物撰寫為從屬權利要求。這樣，即使因馬庫什權利要求因無法修改而被無效，具體化合物仍然可以得到保護。如有可能，說明書中應公開盡可能多的具體化合物及其實驗數據，這樣一來可以支持更大的保護範圍，二來可以隱藏申請人真正要保護的具體化合物。」
http://bit.ly/2HE5ONo
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