軟體與商業模式的可專利性
陳宜誠律師，東吳法學碩士／台大電機碩士
專利是個交換制度
我們都知道著作權保護的是觀念的「表達」（expression of idea），而專利保護的則是觀念的「實施方案」（embodiment of idea），兼及其製造方法與販賣行為。而專利制度的本質，本就是允許專利權人在專利有效期間內，「壟斷」某種創新發明之「實施方案」（例如製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為）可獲得之經濟利益。
世界各國藉由授予專利權人此一「特許之經濟利益」，目的是鼓勵發明人向社會大眾公開其創新發明內涵（所以專利說明書要將技術內容公開至該行業內熟習類似技術者能據以實施的地步），也讓他人在專利申請內容公開後可以及早質疑與驗證其技術內涵，避免祖傳秘方現象，並允許其收費授權他人實施該等專利，擴大生產規模，以提昇社會大眾之生活品質，且讓他人可以以其發明內容為基礎再進行研發，避免重複研發與盲目研發，甚至是仿冒抄襲與竊取豪奪等之種種資源浪費與錯用現象，讓社會與人類文明能藉此技術與利益之交換制度，進行「有序」的「累積」進步。
可專利性（專利適格）
因此，有資格取得專利的發明，必須是利用自然法則之技術思想創作，以產生功效、解決問題，並達成所預期的發明目的。美國專利法明文規定，想要取得專利的保護，就
必須提供社會大眾「新而有用」(new and useful)的技術進步內涵。而我國專利法上的發明，係指「
利用自然法則之技術思想之創作」
，並必須具備「產業利用性、新穎性與進步性」等，也是同樣的道理。
由此可見，發明創見並沒有軟體與硬體之分，只要其是利用自然法則之技術思想創作，以產生功效、解決問題，並達成所預期的發明目的，且並非法定不予專利之事項，即具有「可專利性」（Patentability），又可稱為具有「專利適格」（Patent Eligible）才是。
而由過去眾多美國法院判例發展而來，美國專利實務認為其不具備可專利性的，包括「抽象概念」（
abstract ideas），「自然現象」（
natural phenomena），與「自然產品」（
natural products），以及「自然法則」（
laws of nature）等四種「類法定」不具備專利適格的事項
。
單純的發現
其中，關於自然現象與自然產物，此類又被稱為單純的發現，讀者可參考美國聯邦最高法院西元（下同）
2013年
6月
13日關於
AMP v. Myriad案
（下稱
Myriad案）的一致（
9-0）判決。在該
Myriad案中，美國聯邦最高法院認為
DNA的用途是透過其鹼基序列而傳遞資訊，而視
DNA序列為「資訊」，而不是化學的化合物。因此判定，人工純化單離的
DNA，是從自然界單離的資訊，仍由自然所形成，是一種自然現象的發現，並不具專利適格，而不受專利權的保護。但
DNA的合成方法，有人為成分，也有技術內涵的，仍然被判定具有可專利性（即具有專利適格）。尤其須注意的是，於某些情況下
cDNA（體外的
DNA複製品）仍具專利適格，
是因為他們缺乏天然DNA之內含子(intron)部分。對於本
Myriad案判決，前期文章《
AMP v. Myriad案：單離DNA不具可專利性》有詳盡的報導，敬請各位讀者閱覽參考。
自然法則
而關於自然法則，讀者可參考
2012年
3月
20日美國聯邦最高法院
Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.案（下稱
Mayo案）的一致（
9-0）判決。
Mayo案
所涉專利是個方法專利，是關於一個基於某些使病患對於藥物治療感受性增加或減少的特定
DNA序列存在與否之診斷與治療方法。其請求項指出了使該等藥物用在醫療時發生效力的代謝物門檻水平，並利用該門檻水平去測定所需藥物的劑量。美國最高法院於該
Mayo案判決，依據
USC§101，認為該案之專利標的，是一個藉由發現此些特定
DNA序列的存在與否來優化藥物劑量的方法，其僅是一種自然法則，並不具專利適格性而不能被授予專利。前期文章《
醫療診斷技術的可專利性爭議》對此
Mayo案判決也有所詳述，也敬請參考。
抽象概念
本文以下將專注討論的是，其中屬於抽象概念的部分，也就是軟體與商業模式所屬的程序或方法的可專利性。
抽象概念本身不具有可專利性
軟體（Software）與商業模式（Business Model），被歸類為抽象概念，過去有蠻長的一段時間，在美國都被視為不具備可專利性，這是因為美國專利相關法院實務判例，一貫以來特意指明排除「演算法則」（algorithms），亦即「抽象概念」（abstract ideas）的適用。
例如，美國聯邦最高法院於1853年的LeRoy v. Tatham案，就表示，「抽象的原則屬於真理、根本原因或動機，沒有任何人能夠在這三者之中主張任何專屬性權利，因此不能被授予專利。」該院又於1874年的Rubber-Tip Pencil Co. v. Howard案再次表示，「概念本身不具有可專利性。」
應用自然法則，所得之新而有用的結構，具有可專利性
美國聯邦最高法院，於1939年的MacKay Co. v. Radio Corp. 案判決認為，「科學定理或其數學表達公式並不是可以授予專利權的發明」，但是它也強調，「在科學定理所提供的知識的幫助下，所創造的新而有用的結構，仍是可以授予專利權的發明。」
這個觀點，在1948年作成的Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Co.案中，被再次強調，「發現前所未知的自然現象的人，並無權就該自然現象主張法律所承認的獨占權。如果根據該發現做出任何發明，則該發明必須源自該自然法則的應用，並且是為實現新而有用的目的。」
因此，美國專利商標局以及美國法院實務過去皆一直未給予軟體與商業模式專利的保護，認為他們是抽象概念，或屬於人類智力活動的規則和方法，非為利用自然法則之技術應用，不屬於專利法規定之可專利事項，而不具專利適格性。
美國法院對於軟體與商業模式可專利性的判準
例如，在1972年Gottschalk v. Benson一案的判決中，美國聯邦最高法院就裁定一種將二進制編碼的十進制數字，轉換成純二進制數字的方法，並不具專利適格（patent ineligible）。正如美國聯邦最高法院於本案判決所指出的，該被主張的方法可以使用電腦（計算機）實現，也可用人工方式實現，除此之外，該方法又沒有其他新而有用的部分，因而不具備專利適格性。
單純的自動化，並不具有可專利性
這是因為，這樣僅僅將人工也能進行的抽象概念（數學演算法）或自然法則（物理定理）的計算或轉換，僅藉由電腦來加速實現，是單純的自動化，並沒有技術創新，不應該授予專利的保護。
程序與特定物件結合為新而有用的應用，具有可專利性
惟法院肯認美國專利法第101條明文允許「任何」（any）能產出「新而有用」（new and useful）的「程序」（process），就「具有資格」（eligible）來取得專利權的保護，至於其他可專利性要件，則應委由其他條文來規定。這就表示某演算法則（軟體或商業模式）若能結合某種機械結構或透過某種轉換程序，使其能夠產生有用、具體及確實的結果，即證實其具有技術內涵，就有可能取得專利。
能將一個物件轉換成其他狀態或其他物件的程序，具有可專利性
因此，美國聯邦最高法院於本案結論認為，對於一項不包含具體機械裝置的「程序」（process）權利要求，其是否「能將一個物件轉換成其他狀態或其他物件」，是判斷該權利要求是否具有可專利性的重要線索。而且，美國聯邦最高法院儘管認為本案中的權利要求並不具有可專利性，但仍特意指出，本判決並非阻止向軟體程式授予專利權。
抽象概念本身不具有可專利性
在1978年，美國聯邦最高法院判決了Parkerv. Flook案，再次確認了一項原則，即「發現新穎且有用的數學公式本身，不得被授予專利權」，也就是前述的「抽象概念本身不具有可專利性」原則。在本案中，其專利標的是一種更新警報限值的方法。該方法主要由三個步驟組成。第一步：測量相關工序參數（例如：溫度）的當前值。第二步：利用數學演算法，計算更新後的警報限值。第三步：調整現用警報限值至更新後的警報限值。
而一般的改變警報限值的方法，與該專利申請中所描述的方法之間，唯一的區別在第二步，即該數學演算法或數學公式的使用。因此操作人員只需知道原始警報設定值、適當的安全容許範圍、每次更新的間隔時間、當前溫度（或其他工序參數）值，以及適當的加權係數（用於計算原始警報設定值和當前溫度值之間的平均值），就可利用該數學公式，計算出更新後的警報限值。
以新而有用的方式應用數學演算法的程序，具有可專利性
因為除了該數學演算法外，該程序並未含有其他新而有用的方法或物件，法院因而認定該新穎且有用的數學公式本身，並不得被授予專利權。但美國聯邦最高法院在該案判決也認為，一套程序不會僅僅因為其中含有自然法則或數學演算法，而變得不具有可專利性。也就是說，若要擁有可專利性，該程序必須以「新而有用」的方式「應用」該數學演算法。
能產出有用、具體及確實結果的程序，具有可專利性
於1981年Diamond v. Diehr案（下稱Diehr案）之判決，美國聯邦最高法院又再次強調認為，既然法律明文允許能產出有用、具體及確實結果的程序，就可以取得專利的保護，則法院或專利商標局就不能添加法律所無之限制，而拒絕給予其專利。
在本Diehr案中，其專利標的是一種將未固化的合成橡膠，加工成固化的精密產品的成型程序（工序）。該工序利用模具，首先在一定溫度和壓力下將未固化的合成橡膠原料定型，然後在模具中對合成橡膠進行固化處理，這樣產品將保持此一造型與形狀，在成型完成後可以直接使用。專利局在審查此案Diehr的專利申請時，認定其所主張的部分工序是由電腦來控制與執行，而其餘工序都是「通用或常規步驟」，因此這些工序並不能為其權利要求帶來可專利性，Diehr陸續上訴至美國聯邦最高法院。
由軟體控制之物理程序，具有可專利性
美國聯邦最高法院在Diehr案的判決認為，相關權利要求涉及到物件的轉化。儘管該權利要求中明確包含了數學公式，但是相關權利要求所尋求保護的對象是一種合成橡膠的固化工序。法院不能僅因為其中利用了數學公式、計算機程序或電腦，就認定該權利要求不屬於可授予專利的對象。美國聯邦最高法院在本案判決認為，如果一項權利要求含有數學演算法，並且經過整體考量，有提供新而有用的應用，則實施或應用該數學公式的結構或工序是專利法的保護對象，而認定Diehr所述固化橡膠的工序，具有可專利性。所以，該判例確立了「由軟體控制（Software Controlled）之物理程序（Physical Process）具有可專利性」之原則，而美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）後續又有多則判例確認商業模式亦具有專利性。因此，軟體之可專利性，其實是來自美國法院實務所採之判決先例原則。
「機器或轉換」測試（MT Test）
綜前所述，美國法院實務在前述此等判例中，認為
申請專利之「程序」（process），包括軟體或商業模式，只要符合以下兩個條件之一，即具有可專利性（patent eligible）：
l 「它與一特定之機器或裝置結合」（”it is tied to a particular machine or apparatus”），或
l 「它將一個特定物件轉換成一個不同的狀態或物件」（”it transforms a particular article into a different state or thing”）。
上述檢測條件，後被實務界簡稱為「機器或轉換」測試基準（Machine-or-Transformation Test；簡稱MT Test），並為美國法院實務與美國專利商標局審查軟體與商業方法專利所採用。
例如，於2008年10月30日，美國聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit，CAFC），針對IN RE BILSKI案做出了判決，此案涉及的是「商業方法」（Business Method）專利的申請，關係著商業方法（還有電腦軟體）是否為「專利適格客體」（patent eligible subject matter）。CAFC就使用了前述的MT Test來檢驗系爭商業方法是否具備可專利性，而認為其餘四種檢測方法並不適合（包括CAFC前於 State Street Bank v. Signature Financial Group案所使用的測試方法）。此判決確認了MT Test於判定軟體程序與商業方法是否具有可專利性上，具有不能動搖的地位。
本案專利請求項1乃描述一種使用在大宗商品供應商以一固定價格銷售的大宗商品的消費風險成本管理的方法，其步驟包括：(a)發動前述所指的大宗商品交易商與消費者之間的一系列交易，其中，該消費者是在一固定利率之下，根據歷史平均值，購買該大宗商品，而此一固定利率是對應於該消費者的風險立場；(b)識別該大宗商品之市場參與者，對於該消費者而言，是具有反風險立場；及(c)開展一系列大宗商品供應商和該市場參與者在一個第二固定利率之交易，使市場參與者的該系列交易會與消費者的該系列交易處於風險立場之平衡狀態。
其實，上述的消費風險成本管理方法就是一種常見且行之有年的「對沖風險管理方法」(method of hedging risk)，乃由執行此方法者擔任大宗商品與其期貨的中間人，針對該等大宗商品提供消費者一固定價格，如此一來消費者就不需要承受忽高忽低的大宗物資價格風險，而中間人則拿著訂單去尋找市場上的賣主與其成交，並藉此服務賺取差額。
本案CAFC法官之全席審判庭最終判決結果為9比3，認定該申請案之權利項並不符合美國專利法35 U.S.C.§101之專利適格標的規定而無效。法院認定該申請人的權利項內所述之對沖風險管理方法，並未能將任何物件改變至另一不同的狀態或物件。另外，該方法僅歸納法律義務以及轉換其商業風險，並不能符合該MT Test，因為它們並不是有形物體或物質，而且它們也並不代表任何有形物體或物質。接著，Bilski將本案上訴於美國聯邦最高法院。
非屬抽象概念之程序與方法應具有可專利性，而MT Test 是其重要判準
而在2010年6月29日，美國聯邦最高法院就在Bilski v. Kappos案判決（下稱Bilski案）中確認CAFC的判決，表示Bilski公司並無法就其大宗商品的避險交易操作方法，即「對沖風險管理方法」申請專利。
單純的自動化，並不具有可專利性
美國聯邦最高法院乃對系爭專利請求項執行該MT Test測試，發現Bilski的商業模式發明並不能通過此檢驗，其並不能產出「具體結果」（Tangible Result），判定其僅為「抽象概念」（abstract idea），所以認定其並不具專利適格（patent ineligible）。
這是因為，這樣僅僅將人工也能進行的抽象概念（數學演算法）或自然法則（物理定理）的計算或轉換，僅藉由電腦來加速實現，是單純的自動化，並沒有技術創新，就不應該授予專利的保護。
但同時美國聯邦最高法院在該判決中，駁斥CAFC的見解，認為不應以MT Test為確認方法或程序專利標的是否具有專利適格性的唯一判斷標準，認為如此一來將增添法條所無之限制，並不適當。因為本Bilski案判決相當重要，所以詳述其意見如下。
在本Bilski案由Anthony Kennedy大法官所代表撰寫的多數意見判決書指出，美國最高法院過去判例一再提醒，不應導入國會立法時未明示的限制條件。詮釋專利法條文時，除非法規另有定義，否則應以文字的通常意思解釋。對照適格方法發明的相關判例來看，這項通則僅有一組確定之例外，即「自然法則」（Laws of nature）、「物理現象」（natural phenomena）與「抽象概念」（abstract ideas）不可授予專利。此些例外雖未寫入法條內容，但35 USC 101有明文規定，唯有「新而有用」（new and useful）的人為發明才能授予專利，而此些例外皆非人為之新而有用技術研發成果，基本符合本條條文意旨，且行之久遠，已有150年的歷史。
具有專利適格性的程序發明，必須具有特定實際應用
也就是說，美國聯邦最高法院於本案判決中認為，35 USC 101條文明文規定，凡符合新而有用要件之「程序」（process）、「機器」（machine）、「製品」（manufacture）、「物之組合」（composition of matter）四類人為發明皆具有資格可申請專利（若要獲證，還須符合其他本法所規定的條件），但過去150年來的美國法院實務判例（如本文前所述），已將自然法則、物理現象及抽象概念列為除外事項，例如「科學原理」（scientific principles）、「自然現象」（naturally occurring phenomena）、「思考過程」（mental processes）、「數學演算法則」（mathematical algorithms）等，皆列為並不具有專利適格性之客體，美國聯邦最高法院也極為贊同。
因此，該案判決多數意見認為，依據35 USC 101法條之文義解釋，「一個具有專利適格性的程序（軟體或商業方法）發明，必須具有特定實際應用」。美國聯邦最高法院對其執行MT Test，發現Bilski的商業模式發明並不能通過此檢驗，認為其並不能產出具體結果，而判定其僅為抽象概念，所以並不具可專利性。
MT Test並非方法專利適格性的唯一判斷標準
但多數意見也認為，若以MT Test為35 USC 101適格方法發明的唯一判斷標準，將違背前述之法條詮釋原則，且增添法條所無之限制，並不適當。且依同法第 100條(b)項對於「程序」的定義，第§101條規定之「程序」（process）一詞意為：程序、「技藝」（art）或「方法」（method），並包括對既知程序、機器、製品、物之組合、材料（material）等做新的利用。若依通常意思來解釋，這段話並沒有表示可授予專利的程序需要有搭配機器裝置或伴隨物品轉換的限制條件。
換言之，決定一個程序或方法發明是否符合美國專利法第101條定義時，美國聯邦最高法院先前判例雖也顯示MT Test可作為驗證的工具，並提供有用而重要的判斷線索，但它強調其並不是決定方法發明之專利適格性的唯一判斷標準。
因此，該判決再次強調，依據美國專利法第§101條規定，前述之「機器或轉換」測試（MT Test）並不是決定一個程序（軟體或商業方法）發明是否具有專利性的唯一方法。所以，即便Bilski主張的方法發明無法通過MT Test的判斷標準，亦不代表Bilski所主張的方法發明並非35 USC 101規範可授予專利的發明。
Bilski案之後的可專利性判準（Alice v. CLS Bank案)
通過分析前述所有的美國判決先例，於Bilski案判決做成之後，對於可專利性的判準，我們可以明確以下幾點：
l 如果一項權利要求所包括的內容，除了自然規律、物理現象或抽象概念之外，幾乎沒有其他內容，則該權利要求極有可能並不屬於可授予專利的對象。
l 對於一套數學公式，如果只是把應用範圍限制在某個特定的技術用途，則該數學公式並不會因此變成可授予專利的對象。這是因為抽象的數學公式本身並不具有專利適格性，所以無論該專利申請範圍包含了該公式的全部用途，還是申請人所限制的部分特定用途，都不能被授予專利。
l 對於一項包含數學演算法（Algorithm）的專利請求項，如果除了數學演算法之外，還包括其他獨創概念或新而有用之結構，則該請求項可能具有專利適格性。
遺憾的是，對於包含數學演算法的程序與方法權利要求（請求項），如何認定該權利要求是否屬於美國專利法第101條所規定的可授予專利對象，如Bilski案判決所述，到現在還沒有簡單直接的判斷標準。但如果一項權利要求：(1)與特定的機械或設備結合；或者(2)能將特定物件轉換成其他狀態或其他物件，亦即如果該權利要求滿足了前述的MT Test判準，則該權利要求就很有可能是屬於美國專利法第101條所規定的可授予專利對象，而具有專利適格性。
也就是說，對於程序與方法的發明，美國聯邦最高法院，在Bilski案判決上，基本上是維持其一貫的見解，也就是說「能產出有用、具體及確實結果的程序，具有可專利性」，但「抽象概念本身」與「單純的自動化」，並不具備可專利性。但是由於美國聯邦最高法院在該案判決又說，MT Test雖然可作為驗證一個程序或方法發明是否具有可專利性（專利適格）的重要工具，但它強調其並不是決定方法發明之專利適格性的唯一判斷標準。
如此一來，下級法院，尤其是CAFC，因為美國聯邦最高法院在2010年的Bilski案判決裡說MT Test並不是判斷程序與方法發明的可專利性之唯一判準，他們就又要忙著去尋找其他具體可行的判準作為替換或補充了。下面筆者以另一Alice v. CLS Bank判例，來做說明。
保付交易商業模式
澳洲Alice公司擁有四個美國專利，美國專利號分別為5,970,479、6,912,510、7,149,720、7,725,375，所請發明簡單來說，就是個中間有第三方介入的電子交易平台，交易前先由公正第三方確認買賣雙方帳戶金額與履約能力，確定沒有問題之後，再由此一第三方指示雙方完成交貨與付款，其操作概念等同傳統之「保付」（Escrow）交易模式的電子化，可降低買賣雙方交貨與付款的風險。
CLS Bank International 與 CLS Service Ltd.於2007年5月向哥倫比亞地方法院對Alice Corporation提出確認之訴，地方法院以即決判決（summary judgment）否定此四個專利的可專利性，因其為Bilski案中所確立的抽象概念，而宣布該等專利無效。
CAFC第一次Alice v. CLS Bank判決
Alice公司不服地院判決而上訴，如前期文章《蘋果與谷歌專利大戰之省思－論專利損賠計算、標準基礎專利與軟體與商業模式的可專利性》所述的，於2012年7月9日，美國聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit，簡稱CAFC），在CLS Bank International v. Alice Corp. Pty. Ltd.案（以下簡稱CLS Bank案），以2-1的判決認為「以電腦實施的方法、系統與產品」（computer-implemented methods, systems and products）所取得之專利，在美國專利法（35 U.S.C. § 101）規定下，除非有「明顯證據」（Manifestly Evident）顯示其包含的是抽象概念，否則仍為有效，因而推翻了地院的判決，認為因該等方法是嵌入於機器，且該電腦之於所請求發明是有技術性的實施，故系爭專利請求項並非抽象概念，而符合美國專利法第101條之要件。此判決的分歧，代表此方法或程序發明之可專利性的議題仍存有極大爭議。
「明顯證據」測試（ME Test）
多數意見還在該CLS Bank案判決裡表達了CAFC使用前述之「機器或轉換測試」（MT Test）以決定「用電腦實施之方法或程序」之抽象性（abstractness）上的困難，在研析了CAFC近期判例後，Linn法官主筆的多數意見認為，「若當此一機器被加入後，若形成一個對於保護範圍有意義的限制，而且是該方法能夠被實行的重要因素，而不是僅使某解答較快被完成，例如僅藉助電腦明顯較快之運算能力，那麼該機器前述之限制即使得該方法具有可專利性」，而推翻了地院的判決，認為因該等方法是嵌入於機器，且該電腦之於所請求發明是有技術性的實施，因而認定Alice公司的專利具備專利適格而有效。
兩週後的另一CAFC判決，在Bancorp Services, L.L.C. v. Sun Life Assur. Co. of Canada案上，CAFC法官除使用MT Test外，即以系爭請求項（Claim 9 of U.S. Patent No. 5,926,792）所述之電腦並非該方法能夠被實行且產生有用、具體與確實結果的「重要」因素，未能通過此一ME Test，而判決該專利請求項無效。
筆者認為對於「用電腦實施之方法或程序」，於前述的「MT Test」測試基準之外，CAFC再增加此一具有「明顯證據」，顯示「電腦為該方法能夠被實行且產生有用、具體與確實結果的重要因素」，而可證明其並非屬於單純自動化的「ME Test」測試基準，其用意就是要求該等用電腦實施之方法或程序，須證明其與一般來說並不具專利性的程序不同，「該電腦須與該發明程序整合，且使其具有以人工計算或演算該程序所不能達到的功效」，才能確定其非為不具專利性之抽象概念，並非「恣意增加法令前所無之限制」。
單純的自動化，並不具備可專利性
筆者認為，該判決所謂「電腦為該方法能夠被實行且產生有用、具體與確實結果的重要因素，而不僅使某解答較快被完成」，其實是「並非單純將現有程序用電腦程式編碼（亦即編寫程式，program coding）後用電腦完成」的另一種表述方式，其實就是換個方法表示前述多則美國實務判例所認定的，「單純的自動化，並不具備專利適格」的看法。
這是因為，程式寫作者（programmer）照著某演算法（流程圖）與資料結構，去編寫程式，其所得的結果，是一個創作沒錯，但是其僅能得到著作權，對於該表達方式（程式碼）的保護。這是因為，若抽離了那個演算法與附屬的資料結構後，程式寫作者所實行的，僅僅是編輯與翻譯等行為，其中並沒有任何技術進步內涵，更不要說什麼發明創見了。
但是此案CAFC的第一次判決，多數意見以此ME Test判準，對於Alice公司系爭專利操作的結果，卻不太合理，這種常見的第三方保付交易方法，僅僅用電腦程式與系統來完成，其實就是把既有的人工程序「單純自動化」而已，這分明是最高法院多則判例所明指的抽象概念，或其單純的自動化實施行為，它怎麼會產生可專利性呢？
而且，該判決多數意見不應該先推定用電腦實施的方法或程序，具有可專利性，然後要求能找到所謂「顯著證據」，證明其為非後，才能推翻此認定，筆者認為這樣是不對的。應該是找到顯著證據，證明其為抽象概念本身，或其單純的實行行為，就可以判定其不具可專利性；而若找到顯著證據，證明其有應用抽象概念，且有新而有用的其他技術思想，並產生有用、具體與確實的結果，就可以判定其具有可專利性才是。
修正後之「明顯證據」測試（ME Test）判準：非為「單純自動化」
所以，筆者認為本判決所提出之原ME Test判準與其應用方式並不正確，該ME Test判準應進行修正，判斷用電腦實施之方法或程序，並非為單純之自動化實施行為，如下所示：
若用電腦實施之方法或程序，有明顯證據顯示其為「單純的實施自動化」（將商業方法、數學公式或演算法轉換為電腦程式），或「單純將現有程序用電腦程式編碼後用電腦完成」，而無其他新而有用的部分，則其極可能並不具備專利適格，並不能得到專利的保護。
所以，在筆者這樣的解讀下，CAFC於此案創設的ME Test判準，經過修正後其實只是重複前判例見解，強調「單純的自動化，並不具備專利適格」，它就並不是美國聯邦最高法院於Bilski案所明文駁斥CAFC的「恣意增加法令前所無之限制」，而如同MT Test一般，可以被法院或專利局用於判斷程序請求項是否具備可專利性。
CAFC第二次Alice v. CLS Bank聯席判決
CLS Bank公司不服前述判決，而請求CAFC全院聯席（en banc）審理，CAFC進行重新審理後，於2013年5月10日公布本CLS Bank案10名法官的聯席重審結果，如前期文章《由CLS Bank案看35 USC 101可予專利客體爭議》所述的，這是一紙未提示撰稿人的Per Curiam法庭意見書：多數法官分析判斷該案請求項描述的只不過是傳統保付（Escrow）交易概念，並未包含多於抽象概念或自然法則的額外特徵，亦即並未增加了有意義的特徵，電腦的存在，對其實施亦非重要，而肯認該案系爭方法請求項及媒體請求項，並不符合美國專利法第101條規定，並不具專利適格而無效，而系爭系統請求項是否為美國專利法第101條所規範的可授予專利客體，正反意見各獲5票，故仍維持地院原判，系統請求項亦非美國專利法第101條所規範的可授予專利客體，也為無效。
但多數意見，還增加了要分析請求項剩餘內容，判斷是否寫入其他實質限制／特徵，以確認其專利範圍實際上並未一網打盡所述概念的所有應用，亦即應避免專利先佔（preempt）某特定概念的所有應用。這點筆者認為有點畫蛇添足，且不知所云。
筆者認為，不管該等專利請求項是否先占某抽象概念的所有應用，如果某發明，應用了自然法則／抽象概念，進行了某種轉換，而產生有用、具體與確實的結果，既非抽象概念或自然法則本身，也不僅是單純的自動化行為，則其就具有可專利性，可以得到專利的保護才是。
也就是說，對於「用電腦實施之方法或程序」，如果該發明（技術方案）所含程式能將演算法（數學公式）與某種機器設備結合，或使物件產生狀態變化或其他物件，而產生有用、具體與確實的結果，而不僅僅是用電腦加快了解答的完成，亦即通過了MT Test判準，與（經筆者修正的）ME Test判準，這發明以整體觀之，就極有可能具有符合美國專利法第101條所規定的可專利性。
Newman法官在其意見書中也特別指出，CAFC以聯席審理方式重審本案，原是為了替美國專利法（35 USC）第101條提供客觀標準、降低判斷變數，但最後不僅未達共識，更產生至少3套判斷標準，各吹各的調，則訴訟結果可能因合議庭組成陣容而有變化，專利適格性成了不提白不提的投機性訴訟攻擊標的，如此結果會使專利制度顯得更不可靠，造成廠商成本增加，而不利創新，對於其說法，筆者深以為然。
美國聯邦最高法院Alice v. CLS Bank判決
這個案子還沒打完，Alice公司當然不服上述CAFC認定其所有專利請求項並不具專利適格性而無效的聯席判決，上訴美國聯邦最高法院。經過超過一年的審理後，於2014年6月19日，美國聯邦最高法院作出著名的Alice corp. v. CLS Bank案（下稱Alice Corp.案）判決，再次確認該等請求項為不具專利適格性（patent-ineligible）的抽象概念（abstract idea），並非美國專利法第101條規範之可授予專利的對象。
美國聯邦最高法院於本Alice Corp.案判決強調，以人類智慧堆砌的技術應用，如同院先前Mayo案判例所示，應該要產生某種「轉換」（transformation），才可能是可授予專利的標的，而具有專利適格性。而且，如Mayo 案所示的兩段式判斷架構（Framework），該轉換，不能僅是抽象概念的「單純自動化」實施行為，在抽離了該等抽象概念後，是否還含有其他「新而有用」的「創造概念」（inventive concept）。因此整篇判決多數在討論這個概念，是否系爭專利所主張的權利要求（請求項）能否通過MT Test，而具有可專利性。當然，其中很重要的依據就是同院2010年做出的Bilski判例，內容如本文前所詳述。
Alice corp.案判決還強調的，無論是自然法則、物理現象、抽象概念哪一類專利適格性之例外，不管屬方法、機器、製品、物之組合哪一種發明，都應以同一套標準進行審查，而且指明應以Mayo 案所示的兩段式判斷架構為準據。
對於本Alice Corp.案，美國聯邦最高法院由法官Thomas主筆的判決理由書，據此最後宣判：『本案系爭專利發明，包括方法、儲存媒體、系統類型請求項，其個別元件經獨立或順序組合後評估，都只是以非特定的一般電腦實施抽象概念發明，缺乏「創造概念」（inventive concept），不足以把並不具專利適格性的抽象概念，轉換為具專利適格性的抽象概念之應用，因此全部都不屬於美國專利法第101條所規範的可予專利客體。』
也就是說，美國聯邦最高法院於該判決再次明文指出，「僅使用一般的電腦系統來實施一抽象概念，單純的自動化，並不能使其轉化成具有可專利性的標的。」法官Sotomayor、Ginsburg、Breyer等更出具協同意見書，一致認定僅描述商業交易方法的權利要求（請求項）為抽象概念。
總之，如前文所述，含有新而有用的技術思想（創造概念）或結構，且產生有用、具體與確實的結果的電腦軟體或商業方法，具有可專利性，已經通過美國聯邦最高法院與美國CAFC多則判例釐清，並創設了MT Test與（經筆者修正後的）ME Test來判斷其是否屬於抽象概念的基準，再經過Bilski與Alice Corp.等案的反覆強調後，已獲得美國法院實務之普遍支持與認可。筆者試將其歸納於下。
可專利性的判準（Alice v. CLS Bank案之後）
如果某發明，應用了自然法則或抽象概念，進行了某種轉換，以整體觀之，若有顯著證據顯示，除該法則之外，含有新而有用的技術思想（創造概念）或結構，且產生有用、具體與確實的結果，則該發明極有可能具有可專利性；若有顯著證據顯示，其為抽象概念或自然法則本身，或其實施行為，或該轉換僅是單純的自動化行為，則其就極有可能不具有可專利性。
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筆者接著介紹USPTO據此製作的關於可專利性的最新審查指引，接著簡介中國與台灣與可專利性相關的審查基準規定，提供各位讀者參考。
美國專利商標局的新指引
在美國聯邦最高法院作出Alice corp. v. CLS Bank判決之前，於2014年3月4日，美國專利商標局(USPTO)就已經公佈了關於如何根據35 USC§101來解讀法定可准專利標的之限制條件的新指引，而此一於Bilski、Mayo及Myriad等案作出後新修正的指引，係有關於如何界定抽象概念，不僅只是針對生物技術，而將會影響所有的專利法領域。也就是說，如同後續的Alice corp.案判決所強調的，美國聯邦最高法院於Mayo案確立了一個重要的判斷原則，認為無論是自然法則、物理現象、抽象概念哪一類專利適格性之例外，不管屬方法、機器、製品、物之組合哪一種發明，都應以同一套標準（亦即此一採用Mayo兩階段式判斷架構的新指引）進行審查。
這項指引，除了納入前述的MT Test與ME Test之外，還把2013年宣判之美國聯邦最高法院Myriad案判決列入考量，也同時考量了最近的其他美國聯邦最高法院相關判決，如Mayo案，Bilski案與Diehr案等，尤其是反映了如Mayo 案所示的兩段式判斷架構，前期文章《美國專利商標局針對於抽象概念與專利標的適格性之新指引》對於如何使用此一指引已有所詳述，請各位讀者自行參閱。
但請各位讀者特別注意，於該公告中，USPTO明確告訴審查委員：「訂定於MPEP 2106(I)，用來決定專利標的適格性的審查基準，並未改變。」（“[T]he basic inquiries to determine subject matter eligibility remain the same as explained in MPEP 2106(I).” ）
對於所有可能涉及法定不予專利項目的專利申請標的，包括涉及抽象概念（尤其是使用電腦實施者）、天然產物、自然法則/自然定律、自然現象等的專利申請標的，都應利用Mayo兩階段分析判斷架構進行審查。
1. *在步驟(2)，首先檢查該請求項是否描述或涉及法定不予專利項目，例如抽象概念、天然產物、自然法則/自然定律、自然現象等？
在此新指引中所導入之第一項修改，係與什麼是屬於天然產物（主要是基於美國聯邦最高法院Myriad與Mayo兩案之判決）或是自然法則，這些法定不予專利項目有關，並擴增可能會落入這些法定不予專利項目的範疇，尤其是DNA序列。
而在Alice Corp.案所新提及的抽象概念例證，包括：(1) Fundamental economic practices，(2) Certain methods of organizing human activities，(3) An idea of itself，以及(4) Mathematical relationships/formulas，也應納入考量。
2. **新指引的第二項修改，是加入了步驟(3)之區辨方式，接著判斷該請求項的整體內容是否描述了與法定不予專利項目「顯著不同」（significantly different）的事物？
其係基於該請求項與典型的法定不予專利項目，是否具備「顯著不同」來進行區辨，而使得即使其確實或可能包含一個法定不予專利項目者，仍得以具有可專利性。請求項必須以整體觀之，所有元件都必須獨立及綜合考慮。而底下是USPTO所提供，可協助進行此區辨判斷的一些例示。
傾向於具備專利適格性之因素
(顯著不同)
Factors that weigh toward eligibility
(significantly different)
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傾向於不具備專利適格性之因素
(並非顯著不同)
Factors that weigh against eligibility
(not significantly different)
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a) Product claim recites something that initially appears to be a natural product, but after analysis is determined to be non-naturally occurring and markedly different in structure from naturally occurring products.
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g) Product claim recites something that appears to be a natural product that is not markedly different in structure from naturally occurring products.
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b) Other elements/step in addition to judicial exception impose meaningful limits on the claim scope.
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h) Other elements/step in addition to judicial exception are recited at a high level of generality.
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c) Other elements/step in addition to judicial exception relate to the judicial exception(s) in a significant way, e.g., they are more than insignificant extra-solution activity.
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i) Other elements/step in addition to judicial exception must be used/taken by others to apply the judicial exception(s).
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d) Other elements/step in addition to judicial exception impose do more than describe the judicial exception(s) with general instructions to apply/use it.
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j) Other elements/step in addition to judicial exception are well-understood, purely conventional or routine.
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e) Other elements/step in addition to judicial exception include a particular machine or particular transformation, which implements or integrates the judicial exception(s).
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k) Other elements/step in addition to judicial exception are insignificant extra-solution activity, e.g., are merely appended to the judicial exception(s).
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f) Other elements/step in addition to judicial exception add a feature that is more than well-understood, purely conventional or routine.
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l) Other elements/step in addition to judicial exception amount to nothing more than a mere field of use.
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若請求項寫入的是抽象概念，則應判斷有無元件或元件組合足以將該請求項提升為「遠非」（“significantly more than”）純粹的抽象概念，以轉化成可予專利的抽象概念之應用。同時，新指引也將Alice Corp.案判例所提及的幾個例示納入，如下所示，以供參考。同樣的，該等請求項必須以整體觀之，所有元件都必須獨立及綜合考慮。
表二：對於寫入抽象概念的請求項，是否能證明具備專利適格性的技術特徵
可能足以證明其具備專利適格性的技術特徵
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顯然不足以證明其具備專利適格性的技術特徵
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- Improvements to another technology or technical fields
- Improvements to the functioning of the computer itself
- Meaningful limitations beyond generally linking the use of an abstract idea to a particular technological environment
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- Adding the words "apply it" (or an equivalent) with an abstract idea, or mere instructions to implement an abstract idea on a computer
- Requiring no more than a generic computer to perform generic computer functions that are well-understood, routine and conventional activities previously known to the industry
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中國專利審查指南相關規定
1. 權利要求項僅僅涉及一種算法或數學計算規則、或者電腦程式本身或僅僅紀錄在載體（例如磁碟片、磁帶、光碟、磁光碟、ROM、PROM、VCD、DVD或者其他的電腦可讀取的介質）上的電腦程式、或者遊戲的規則和方法等。
2. 權利要求項除其主題名稱之外，對其進行限定的全部內容僅僅涉及一種算法或者數學計算規則、或者程式本身、或者遊戲的規則和方法等。
3. 解決方案執行電腦程式的目的不是解決技術問題、或者在電腦上運行電腦程式從而對外部或內部對象進行控制或處理所反映的不是利用自然規律的計術手段、或者獲得的不是受自然規律約束的效果。
但如果涉及電腦程式的發明專利申請的解決方案執行電腦程式的目的是解決「技術問題」，在電腦上運行電腦程式從而對外部或內建物件進行控制或處理所反映的是遵循自然規律的「技術手段」，並且由此獲得符合自然規律的「技術效果」，則這種技術方案屬於專利保護的客體。
請注意，上述的涉及電腦程式的發明專利，是否具有可專利性的判準，與歐洲專利局（EPO）所採用的判準，基本上是一致的，即要求軟體專利標的符合「技術解決方案」（Problem Solving Approach），擁有「創造內涵」（Inventive Step），即具備可授予專利之「技術思想」。歐洲主流實務一向認為不論軟體、硬體或方法，可專利性的判準，就是判斷其是否為一具備創造內涵的技術思想。例如，德國法院早於1969年所作成的「紅色鴿子」判決，就確認了德國專利局行之多年的實務見解，認為「有計畫的利用生物的現象與自然力以達到因果關係上可預見之結果的行為」（包括動植物育成方法及其產物）應被視為「技術思想」，而具有可專利性。該案對於何謂「技術思想」所做之定義，更是一直為德國學說與實務所遵守，至今仍屹立不搖。
例如，應用於工業化生產的自動化設備，需要通過電腦軟體加以控制，科研人員設計一套新的電腦軟體，使其控制精度得以提高，自動化設備的運行效率也大為提高，從而有效地提高了生產效率，產生了良好的技術效果，這類電腦軟體就可以通過申請專利的形式加以保護。
台灣專利審查基準相關規定
台灣的專利審查基準規定：凡申請專利之發明中電腦軟體為必要者，為電腦軟體相關發明。電腦軟體相關發明之請求項可區分為方法請求項及物之請求項，其中物之請求項包括以裝置、系統、電腦可讀取記錄媒體、電腦程式產品或其他類似標的名稱為申請標的之請求項。
電腦軟體相關發明與保護電腦程式原始碼或目的碼之電腦程式著作不同，電腦程式著作為著作權法保護之標的。著作權僅保護理念之外在表現形式，而不及於理念之具體實施步驟。而專利法及著作權法所保護之客體不同，彼此間並無衝突，亦即「電腦程式著作」（著作權）與「電腦軟體相關發明」（專利權）各有其保護目的，可以共存。
判斷申請專利之發明是否符合發明之定義時（即具有「可專利性」，或稱「專利適格」），應考量申請專利之發明的內容，而非申請專利範圍的記載形式，據以確認該發明之整體是否具有「技術性」。申請專利之發明僅一部分非利用自然法則，不得謂其不符合發明之定義（這也就說，須以「整體」，觀察其效果）。
當電腦程式在執行時，若產生超出程式和電腦間正常物理現象的技術功效，則解決問題之手段的整體具有技術性。所謂技術功效，係指超越程式執行時電腦內部電流電壓改變等物理效果，而使申請專利之發明產生技術領域相關功效。（這個描述，跟非屬單純自動化行為，或具有創造內涵，有異曲同工之妙。）
上述判斷應以請求項所載之技術特徵為基礎，惟因電腦軟體相關發明的特殊性，往往需參酌說明書內容方能瞭解請求項每一特徵之本質含意，故審查時應以每一請求項所載之發明的整體為對象，並參酌說明書、圖式及申請時之通常知識，將該發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照申請時之通常知識作為一整體予以考量，進行綜合判斷。
若請求項未明確記載必要技術特徵，但參酌說明書、圖式及申請時之通常知識，可認定其發明之整體具有技術性，而非尋求自然法則、數學公式、商業方法、人為規則、資訊揭示、美術創作等本身的保護，則應以請求項不明確為由，通知申請人申復或修正。若認為電腦軟體或硬體在發明中扮演了相當重要的角色，但說明書未明確且充分揭露，例如軟硬體如何協同作業、如何解決問題，則屬無法據以實現之問題。
結論：
以現在世界大部分國家的專利相關法規的規定來說，軟體與商業模式是可以申請專利的保護的，但是主要需要符合三大要求，一是並非全為自然法則、數學公式、商業方法、人為規則等抽象概念，或其實施行為，二是必須有技術內涵（使用技術手段，來解決技術問題），三是必須產生技術領域相關功效。
凡申請專利之發明中電腦軟體為必要者，為電腦軟體相關發明。而電腦軟體相關發明之請求項可區分為方法請求項及物之請求項，其中物之請求項包括以裝置、系統、電腦可讀取記錄媒體、電腦程式產品或其他類似標的名稱為申請標的之請求項。讀者就可以用本文前述的美國判例法發展出來的MT Test、（經筆者修正之）ME Test，以及USPTO的新指引為準則，來檢視自己公司的發明或事務所所撰寫的請求項是否符合上述專利法關於可專利性的要求。
各位拿到專利申請書草稿後，還可以進行該發明的專利三性，即利用性、新穎性與進步性的自我檢測（這邊主要是相關先前技術的搜尋與比較）。建議各位發明人更要檢驗該專利申請案的說明書，是否能夠支持請求項的要求，是否講到剛剛好，不要過度揭露，但也不要講太少，讓他人不能據以實施，以至於專利會被核駁或被主張無效。而專利申請案的請求項，更要檢查其寫得是否適度含糊，以擴大均等範圍，但又要力求精確，以免被核駁或被判決無效等。
還有，專利申請案的權利要求（請求項）應該都要寫成多層防禦型式，將共通的架構抽取出來，寫成最精簡的獨立項，以擴大專利範圍，但擴大的專利範圍，能找到前案的機率也變大，所以比較容易被核駁或無效掉。所以，請求項寫成多層次的好處是，若帶頭的請求項（例如獨立項）被核駁或無效掉，它還可以跟後續的請求項（例如附屬項）結合起來，讓您能繼續保有較限縮的專利範圍，而不是什麼都沒有，白忙一場。
以往單純電腦軟體發明幾乎無法准予專利，因此電腦軟體大多以著作權方式來加以保護。然而著作權僅保護理念(idea)之表達形式，而不及於理念之功能。並且，著作權無法排除他人同一內容之創作。再者，近年來軟體工業蓬勃發達，各國均認為電腦軟體勢必需就實質技術功能給予鼓勵與保障，並可加以利用，以促進產業發展。因此，我國透過專利法保護，使電腦軟體取得軟體專利權，符合先進國家普遍之做法，殊值贊同。
