2017年4月13日 星期四

專利審查基準的所謂輔助判斷因素

美國對於專利審查基準的 Secondary Consideration Factors,究竟是不是「接續一定要做的」、還是「次要的」或「輔助性的」判斷因素,確實曾經有過一些爭議,也確實在 CAFC 成立之後,美國法院統一了見解,認為這些因素是「只要存在就一定要被考慮的因素」
所以,Secondary Consideration Factors不應該翻譯為「輔助判斷因素」,而以「接次考量因素」或「例外考量因素」為當,因為只要有這些因素存在,就一定要被考量,而且可以反證其例外具有進步性(除非其作用微乎其微)。
所有的進步性考慮因素,都隱含了比例原則的考量,也就是其技術進步幅度是否達到了值得給予專利獎勵的程度。
以此觀點,對於克服了技術偏見(大家都認為這樣做不到所欲的功效),或意外功效(大家都沒有預期到這個組合會具有這樣的功效),或具有反向教示(前人這樣做都不成功)的案例,是幾乎沒有疑義的,美國法院裁定應該例外給予專利的獎勵。
值得探討的問題是取得商業上的成功(他人當然會仿效)這一部分,也就是說其技術上與前案組合之差異雖然不大,但該差異廣受好評,使得產品取得商業上的成功,他人當然也會大量仿製,對於這樣的結果,美國法院也認為也有進步性而應給予專利的獎勵。
另外,反向教示(欲此功效,存在不應如此組合之教示,也就是說前人這樣做都不成功),隱含著一件事情,就是前未存在將前案如此組合之教示,所謂正向教示,併此指明。因為要發明人舉證證明一個不存在的東西是不可能的,所以才以反向教示的形式出現。也就是說,反向教示與正向教示是不相容的。