輔助判斷因素是「能使申請案例外具有進步性」的因素。

輔助判斷因素並非

「次要」考量因素，而是須與其他因素整體考量的，「能使申請案例外具有進步性」的因素。

我國法院終於糾正了智財局將”secondary consideration factors”錯誤翻譯為輔助判斷因素所致的誤解，也就是說，「商業上的成功、克服技術偏見、非預期的功效」等因素，並非「輔助」判斷因素，更非「次要」考量因素，而是在因其他證據資料「初步」判斷專利申請案不具進步性後，「接續」須考量的「能使申請案例外具有進步性」的因素（類似訴訟上的反證），所以智財法院這個判決說，商業上的成功須與其他因素整體考量是非常正確的。

專利新知不藏私

5月26日下午9:00 · 

經濟部以經訴字第10706307550號決定駁回。原告仍未甘服，提起行政訴訟，智慧財產法院以第107 行專訴75 號判決將訴願決定及原處分均撤銷。
本案之主要爭點為證據2與證據3之組合證據是否足以證明系爭專利各請求項不具進步性？
智慧局見解：
1. 原處分係認系爭專利之請求項1~12為其所屬技術領域中具有通常知識者有動機能結合該等證據2、3之技術內容，故系爭專利不具進步性。原處分階段專利權人未提出「商業上的成功」之主張，至行政救濟階段方提出前述主張，原處分機關答辯：「商業上的成功」僅為進步性之輔助判斷因素，並非唯一因素，倘經比較系爭專利與先前技術之技術內容後，如二者間之差異不大，已明顯可證系爭專利不具進步性時，則所謂「商業上的成功」之進步性輔助判斷因素即無參考之必要。
2. 縱認有參考「商業上的成功」之必要，依最高行政法院行政判決見解：倘欲以商業上之成功克服不具進步性之判斷，申請人除應證明其實施專利商品之銷售量高於同質性之商品或在市場具有獨佔或取代競爭者產品之情事外，尚應就實施專利商品之商業上成功係基於該專利之技術特徵所致之事實負舉證責任。
智慧財產法院見解：
1. 「商業上的成功」之進步性輔助判斷因素並非次要性，而應與其他因素整體考量。
2. 認定本案「商業上獲得成功」係基於專利之技術特徵。最高行政法院107年判字第707、652號判決明示實施專利商品之商業上成功係基於該專利之技術特徵所致之事實負舉證責任，惟該判決就如何認定前述事實未有進一步指明。本件判決認定「原告擁有我國第M388896號（即證據2）及第M480330號（即系爭專利）二件新型專利，其中證據2為第一代產品，系爭專利為第二代產品，可折疊設計乃商業上獲得成功之重要因素」等事實，認定本案「商業上獲得成功」係基於專利之技術特徵。
最後，智慧財產法院將訴願決定及原處分均撤銷。

專利審查基準的所謂輔助判斷因素

美國對於專利審查基準的 Secondary Consideration Factors，究竟是不是「接續一定要做的」、還是「次要的」或「輔助性的」判斷因素，確實曾經有過一些爭議，也確實在 CAFC 成立之後，美國法院統一了見解，認為這些因素是「只要存在就一定要被考慮的因素」。

所以，Secondary Consideration Factors不應該翻譯為「輔助判斷因素」，而以「接次考量因素」或「例外考量因素」為當，因為只要有這些因素存在，就一定要被考量，而且可以反證其例外具有進步性（除非其作用微乎其微）。

所有的進步性考慮因素，都隱含了比例原則的考量，也就是其技術進步幅度是否達到了值得給予專利獎勵的程度。

以此觀點，對於克服了技術偏見（大家都認為這樣做不到所欲的功效），或意外功效（大家都沒有預期到這個組合會具有這樣的功效），或具有反向教示（前人這樣做都不成功）的案例，是幾乎沒有疑義的，美國法院裁定應該例外給予專利的獎勵。

值得探討的問題是取得商業上的成功（他人當然會仿效）這一部分，也就是說其技術上與前案組合之差異雖然不大，但該差異廣受好評，使得產品取得商業上的成功，他人當然也會大量仿製，對於這樣的結果，美國法院也認為也有進步性而應給予專利的獎勵。

另外，反向教示（欲此功效，存在不應如此組合之教示，也就是說前人這樣做都不成功），隱含著一件事情，就是前未存在將前案如此組合之教示，所謂正向教示，併此指明。因為要發明人舉證證明一個不存在的東西是不可能的，所以才以反向教示的形式出現。也就是說，反向教示與正向教示是不相容的。