標準關鍵專利與禁制令的執行
陳宜誠律師，東吳法學碩士／台大電機碩士
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法院用來決定是否核發禁制令之「四要素法則」中第四項「不損及公共利益」的要求，於涉及公共利益時，如產業標準的制定、納為法規與普為廠商採用上，以及消費者之利益，還有商業競爭秩序的維持上，具有特別的意義。這是因為該標準被所有相關廠商所一體遵行（即「實施」該等專利），與公共利益（共通之標準、消費者的選擇、競爭的維持）有極大關係，專利權人的私利（排他的權利）就須退讓。
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根據美國專利法第154條[1]，專利權人「有權排除他人製造，使用，要約銷售，銷售或進口其發明（物）」，且美國專利法第283條[2]亦明確規定，「具有管轄權的法院可以根據衡平原則，基於法院自己認為合理的條件發放永久禁制令，以制止對專利權的侵犯」。所以，除了要求侵權行為人損害賠償外，若受有「無法彌補之損害」（Irreparable Harm），專利權人還可以向法院對於侵權人及侵權物聲請暫時（Preliminary）或永久（Permanent）之禁制令（Injunctive
Relief）或排除令（Exclusion
Order），以排除（禁止銷售、禁止進口、禁止陳列等）他人製造，使用，要約銷售，銷售或進口侵害其專利權之產品。而美國國際貿易委員會(International Trade Commission，簡稱ITC)，另依據關稅法第337條規定，擁有對於侵害美國智財權產品，核發禁制令與排除令以禁止其進口或排除於美國市場之外的權力。
如近期Samsung 與Apple的爭訟，ITC行政法官做出初判，便對Samsung輸入美國的侵權產品下達了禁制令，該決定應會對於Samsung在美國的銷售會有極為重大的影響。最重要的是，該決定要求Samsung提出高達相等於該等產品於美國銷售額之88%的擔保金，才能免除禁制令的執行；也就是說，如果這個決定被ITC委員會維持且美國總統不反對的話，Samsung就需要提存數十億美元的擔保金，才能繼續讓它被ITC禁止進口的產品在美國銷售。[3]
由於專利訴訟進行曠日廢時[4]，且侵權的主張及專利的有效性最終能否取得陪審團的認可，尚未可知，而且，即使判定專利有效且對造侵權，損賠金額的計算複雜且專業，金額多少是另一回合的攻防，結果也屬未知數。若專利權人不能向法院取得禁制令（不論是暫時或永久禁制令），便無法排除侵權產品的競爭，只能要求損害賠償，則其競爭對手（涉嫌侵權人）皆會有恃無恐，不管有無他人專利或其範圍大小，先侵權再說，反正自己做的侵權產品還是能夠正常販賣[5]，照樣可以賺錢或搶占市占率。等到真的被專利權人提出告訴，侵權人就請個律師與專利權人周旋到底，若真的後來敗訴確定，到時再把取得的盈利之一小部分，吐還給專利權人就是了。像這樣只有損害賠償的請求權，而無排除競爭產品的禁制令，對於專利權人的保護似乎太不週到，也違反了專利制度設立的本旨與衡平法理。
因此，如筆者於北美智權報蘋果與谷歌專利大戰之省思－論專利損賠計算、標準基礎專利與軟體與商業模式的可專利性（以下簡稱「前文」）一文所述，過去美國法院在關於侵犯專利權的官司上，通常遵循一個衡平法之「一般原則」（General Rule），就是如果法院（陪審團）認定專利權有效，而且被告行為確實構成侵權，就可推定原告受有「無法彌補之損害」，且此為事實認定問題，未待判決確定，一審（事實審）法院就會核發永久禁制令[6]。其中，只有5%的永久禁制令申請會被法院駁回[7]，也就是說，過去有高達九成五的機率，只要專利權人申請，就能夠對於侵權產品獲發永久禁制令。
但如前文所述，美國聯邦最高法院在2006年的eBay[8]案判決中，引用過去幾個在環境訴訟中的禁制令判決，並認為該原則同樣適用於根據美國專利法產生的專利侵權訴訟，故法院在考慮是否向勝訴並尋求永久禁制令救濟的原告發放此種排除或禁制令之救濟時，揚棄過去採用之一般規則；並明確指出，美國專利法第154條的「排他權」與第283條的「永久禁制令」是相互獨立的法律規定。建立一種權利有別於對侵犯該權利提供的救濟，專利的「排他權」並不意味著在處理專利侵權時必須提供永久禁制令救濟，也就是說，排他權本身並不構成發放永久禁制令的依據。
四要素法則
美國聯邦最高法院在該eBay案判決中，認為法院應當要求原告舉證證明以下四個要素（Four Factors）皆能成立，簡稱「四要素法則」，始頒發永久禁制令：
1.
原告遭受了難以彌補的損害；
2.
法律提供的其他救濟措施（諸如損害賠償）並不足以彌補該損害；
3.
考慮到原告和被告之間的損益平衡後，衡平的救濟措施是正當的；以及
4.
永久禁制令不會損害公共利益。
在這個eBay判例做成後，對於專利蟑螂（Patent
Troll）或是NPE(Non-Practicing Entities，非專利實施的實體) 來說，是非常不利的。這是因為專利蟑螂或是NPE並未有實際之專利實施行為，所以其所受損害僅為其應可得之授權金收入，則所謂損害賠償即為其應得而未得之授權金。於此狀況，若法院頒發其禁制令，就難以說明其為如該「四要素法則」中第三項所述之損益平衡正當救濟措施，且難以說明其所受損害是如第一項所述是難以彌補的，又更不符合第二項所述，損害賠償須不足以彌補該等損害等要求。因此專利蟑螂未來將喪失利用永久禁制令來做為與被控侵權人談判之籌碼。
對於以上所述，法院用來決定是否核發禁制令之「四要素法則」中第四項「不損及公共利益」的要求，於涉及公共利益時，如產業標準的制定、納為法規與普為廠商採用上，以及消費者之利益，還有商業競爭秩序的維持上，具有特別的意義。這是因為該標準被所有相關廠商所一體遵行（即「實施」該等專利），與公共利益（共通之標準、消費者的選擇、競爭的維持）有極大關係，專利權人的私利（排他的權利）就須退讓，這部分會在下文詳細申述。
「公平、合理及無歧視」(FRAND)的授權條件
標準制訂組織（Standard Setting Organization，簡稱SSO）的章程裡通常對於其會員，也是智慧財產權的擁有者，會有兩項要求。第一項要求是，會員一定要在其建議之標準被SSO接納前，揭露其認為對於實施該標準有關鍵影響之智財權[10]。第二項要求是，會員一定要承諾會以「公平、合理及無歧視」（Fair, Reasonable,
And Non-Discriminatory，簡稱FRAND）的條件授權所有其所擁有，對於實施標準處於關鍵（Essential）地位之智財權[11]。
所以，假如專利權人的專利被納入國際標準，成為所謂標準關鍵專利（Standard Essential Patent，簡稱SEP）的一員，他人照標準設計與製造產品，本無迴避設計而不侵權之可能，則該等標準關鍵專利之專利權人就負有向任何人（當然包括其競爭對手）提供「公平、合理及無歧視」之授權條件的責任。若專利權人違反此一承諾（聲明書）而提告禁售或要求非公平合理之高額權利金或甚至拒絕授權，則其行為本身違反其承諾在先，依衡平法之潔手原則，法院即會判其敗訴。
如筆者於北美智權報前期文章《蘋果與谷歌專利大戰之省思－論專利損賠計算、標準基礎專利與軟體與商業模式的可專利性》（以下簡稱「前文」）之第二頁所述，該等被採用為產業標準的技術，不論其於事前或事後以該技術取得專利，該專利權人已明示或默示放棄其可排除他人使用該技術之禁售權，其僅保有向他人請求FRAND授權金之權利。而標準基礎專利之專利權人，若他人侵害其專利而受有損害，其賠償額之認定，即應以其應獲得而未獲得之FRAND授權金來計算始為合理。也就是說，若侵害標準基礎專利，其損害賠償額，應即為該專利之FRAND授權金。
但是該「公平、合理及無歧視」的授權條件究竟為何？例如，單單所謂的合理（Reasonable）的授權金金額，對於專利權人（技術擁有者）與標準實施者（技術之買家）來說，其各自心目中所認為合理的金額，通常會差得天南地北，難有交集，所以才會有後續的訴訟爭議。
所以，專利權人通常即需提出過去曾授權專利而獲得之權利金或授權合約，以利法院判定其授權與權利金額度是否符合「公平、合理且無歧視」的要求。例如，Google（Motorola
Mobility）即以其向ESTI呈報的承諾書，授權金不得超過2.25%終端產品售價，向Apple要求高達15美元的授權金，而Apple即表示最多僅願付1美元。因Google（Motorola
Mobility）所要求之授權金並未超過其承諾書所述金額，所以Apple方即要求Google（Motorola Mobility）方提出前曾簽訂之授權合約與實際收取之授權金金額，以為其要求之高額權利金符合「公平、合理且無歧視」的要件之證明。
且其若不以「公平、合理及無歧視」的條件授權他人使用該等標準關鍵專利，等於強迫他人生產不符合標準之產品，或他人生產符合該等標準的產品，亦必定侵害其擁有之標準關鍵專利，若標準關鍵專利之專利權人據其向法院申請禁售他人產品之禁制令，不但不符標準制訂之初衷，更有觸犯公平競爭法（即反托辣斯法，或公平交易法中之不當競爭條款）之虞。例如，如前文之第二頁所述，於近期眾所矚目之Apple v. Motorola Mobility (N.D.
Ill)案[12]判決中，頗負盛名之波斯納法官，他就認為於以「標準關鍵專利」為標的之案件，排除令、禁售令等永久禁制令（Permanent Injunctive Relief）或者或ITC的禁止進口令、停止作為令，或暫時禁制令（Preliminary Injunction）與臨時排除令（Temporary Exclusion Order, 簡稱TEO）等，只有在涉嫌侵權人拒絕支付符合「公平、合理且無歧視」要求的授權金時，才有頒發的可能。美國法院近期判決，如Apple v. Samsung (San Jose, CA)等，也都對於標準關鍵專利，並不頒發禁制令[13]。
公平交易法的考量
又如Samsung與Google
(Motorola Mobility)都曾拿標準關鍵專利去告Apple，在法院與ITC，還有美國聯邦公平貿易委員會（Federal Trade Commission, 簡稱FTC）與歐盟競爭委員會（The
European Commission's Directorate-General for Competition; 簡稱DG COMP）都面臨Apple的反擊，像是「產品未侵權」、「專利無效」、「權利耗盡」等標準反擊手段，以及「詐欺取財」（欺瞞SSO，將其專利技術納入國際標準），還有違反各國公平交易法（反壟斷法，反托辣斯法，公平競爭法）為「不正競爭行為」的指控。
FTC對於Google所下的決定[14]，其實為庭前和解，即再次重申此一原則，而FTC的公開聲明稿[15]，對此有詳細的說明，即Google不得再為其擁有之標準關鍵專利申請禁制令，並應確實履行提供任何人公平合理且無歧視的授權條件之承諾。Google並立即公開聲明，宣布做出與之相應之改正措施[16]。
而Samsung拿標準基礎專利來告人，被歐盟競爭委員會初判違反公平競爭法，已進入覆審之正式審查程序。歐盟競爭委員會針對Samsung與Motorola
Mobility/Google等廠商，使用其擁有之標準基礎專利來對他人聲請法院頒布禁售、海關扣押等禁制令，認為其違反其當初對國際標準組織所作的「公平、合理且無歧視」授權任何人使用其專利的承諾。
另外，Samsung搶先於該DG COMP初判公布前自行公開聲明，「為消費者的利益」全面於歐盟法院撤回其標準關鍵專利之禁制令聲請[17]，Apple就請求美國法院參考該公開聲明，「為美國消費者的利益」，立即駁回Samsung於美國對其產品之禁制令的聲請。筆者認為這是英美法庭對於「禁反言」（estoppels）原則的實踐，Samsung既然在歐洲發出公開信，為消費者利益而全面撤回對蘋果產品發出禁制令之聲請，則在美國法庭繼續其聲請對蘋果產品發出禁制令的主張，就很難不被對手挑戰，甚至可能被視為藐視美國法院與消費者之舉[18]。
而Microsoft也在與Google
(Motorola Mobility)於ITC的訴訟中，提請法院注意Google與FTC的和解決定，與其自身之公開聲明，要求法院駁回Google (Motorola Mobility)聲請之禁制令[19]。
由前述美國近期法院判決，FTC所發布之Google自願服從（和解）命令[20]與公開聲明[21]，即Google不得據其標準關鍵專利對於侵權產品申請禁制令，並保證提供任何人公平合理且無歧視的授權條件，以及DG COMP對於初判Samsung據其標準關鍵專利對於侵權產品申請禁制令違反歐盟公平競爭法，所發布的正式新聞稿[22]與問答集[23]，還有FTC、美國司法部（Department of Justice; DOJ）與歐盟（European Commission; EC）代表等之多次公開發言[24]，可知美國法院實務，以及美國與歐盟之市場交易秩序監理機關，現在所持的立場是趨近一致的，他們都認為被納入國際標準中之標準基礎專利，除了取得公平、合理且無歧視之權利金外，除非對方完全無意支付該等權利金，否則專利權人並無聲請法院頒發其禁售、禁止進口等強制令之資格，因為該標準應被所有相關廠商所一體施行（即「實施」該等專利），與公共利益（能互相通聯、可置換標準元件、消費者有選擇權、維持商業競爭環境、降低交易成本）有極大關係，因此專利權人的私利（排他的權利）就須退讓。
舉例來說，假如Samsung現在提告hTC侵權，而Samsung拿出來告hTC的，是其3G/4G的通信標準關鍵專利，則不管hTC要付或不付Samsung權利金，只要hTC表達有付其權利金的意願，願意談判權利金高低，Samsung就不能聲請禁售hTC的產品。若協議不成，告上法院，Samsung要先證明其要求hTC支付的是「公平合理且無歧視」的權利金金額，而hTC還是悍然不願支付，經過法院審理認可其主張合理，且符合「受有難以彌補之損害」等四因素要件之要求，例如hTC所提供之侵權服務（產品），即使禁售，仍有其他廠商可以提供，並不損及公眾利益，Samsung才能要求禁售hTC的侵權產品，但如前所詳述，照現在美國實務之眾多判決的結果來看，標準基礎專利的專利權人近乎不可能會得到禁售令，應只能要求金錢補償其授權金之損失。
但也由於核發永久禁制令的困難度提高，為了平衡專利權人因此專利侵權而受到的損害，因此當被控侵權人的專利侵害成立時，侵權人也將較有可能會被判賠巨額的損害賠償額。例如，Mavell公司被美國地院陪審團判決要賠卡內基美隆大學11.7億美元[25]，還可能因為惡意侵權，而被法官判決最多再乘上三倍，美國專利賠償訴訟的賠償金額繼去年Samsung因專利侵權被San Jose聯邦地方法院判決須賠償Apple十億餘美元後，又再次創下新高。
[1] 35 USC § 154 (a) (1) - Every patent shall contain a short title of the
invention and a grant to the patentee, his heirs or assigns, of the right to
exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention
throughout the United States or importing the invention into the United States,
and, if the invention is a process, of the right to exclude others from using,
offering for sale or selling throughout the United States, or importing into
the United States, products made by that process, referring to the
specification for the particulars thereof.
[2] 35 USC § 283 - The several courts having jurisdiction of cases
under this title may grant injunctions in accordance with the principles of
equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms
as the court deems reasonable.
[3] FOSS Patents: ITC judge wants Samsung to post a bond of 88% of its U.S.
[6] 如Richardson v.
Suzuki Motor Co.判決即認為此所謂衡平法之「一般規則」，就是「涉及專利權時，只要已清楚證明專利有效性及侵權存在，即可推定有無法彌補之損害」, 868 F .2d
1226, 1246-47 (Fed. Cir. 1989) (quoting H.H. Robertson Co. v. United Steel
Deck, Inc., 820 F .2d
384, 390 (Fed. Cir. 1987)).
[8] eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006).
（1）
原告控訴成功之機會
（2）
若不發布TEO，對美國國內產業會造成多嚴重之傷害
（3）
若發布TEO，則對被告會造成多大的傷害
（4）
發布TEO對公共利益之影響為何
[10] Mark Lemley, Intellectual Property Rights and Standard-Setting
Organizations, 90 Calif. L. Rev. 1889, 1904 (2002).
[11] Id. at 1906.
[12] Apple, Inc. and NeXT Software Inc., (f/k/a NeXT Computer, Inc.) v.
Motorola, Inc. and Motorola Mobility, Inc., No. 1:11-cv-08540 (N.D. Ill. June
22, 2012).
[13] Jorge Contreras, The February of FRAND, Patently-O (Mar. 6,
2012), http://www.patentlyo.com/patent/2012/03/februaryof-frand.html.
『Samsung仍然承諾將我們的技術以公平、合理與非歧視性的條件授權，而且我們強烈相信企業應在市場上公平競爭，而不是在法院裡。在這個精神下，Samsung決定在歐洲市場收回我們對蘋果基於標準關鍵專利的禁制令申請，為了保護消費者的選擇。』
「Samsung remains committed to licensing our technologies on fair,
reasonable and non-discriminatory terms, and we strongly believe it is better
when companies compete fairly in the marketplace, rather than in court. In this
spirit, Samsung has decided to withdraw our injunction requests against Apple
on the basis of our standard essential patents pending in European courts, in
the interest of protecting consumer choice.」
[24] Federal Trade Commission policy statement, submitted to the U.S.
International Trade Commission in a Section 337 investigation involving Certain
Wireless Communication Devices, Portable Music & Data Processing Devices,
Computers & Components Thereof, Inv. No. 337-TA-745, which suggests that
injunctive relief may be unavailable for infringement of a patent governed by
FRAND. 而Jorge L.
Contreras 於Patently
O，也列出DOJ, FTC and
EC對於此議題，所做的之其他公開發言:
o
Jon Leibowitz, Chairman of the
FTC, at the Georgetown Global Antitrust Enforcement Symposium (September
19 [PDF]),
o
Joseph Wayland, Acting Asst.
Attorney General in the Antitrust Division of DOJ, at the Fordham Competition
Law Institute (September 21),
o
Joaquin Almunia, Vice President
of the European Commission responsible for Competition Policy, also at Fordham
(September
20),
o
Fiona Scott-Morton, DOJ Deputy
Asst. Attorney General for Economic Analysis, at the National Academies of
Science (NAS) Symposium on Management of Intellectual Property in Standard
Setting Processes (October
3 [PDF]),
o Howard Shelanski, Director of FTC Bureau of Economics, also at NAS
(October 4), and
o Renata Hesse, Deputy Attorney General in the Antitrust Division of
DOJ at the International Telecommunications Union (ITU) Patent Roundtable (October 10 [PDF])
