所以代工廠就針對網路平台、原廠商提出警告信,甚至發起了專利訴訟。
Q1:代工廠到底有甚麼樣的自信,可以對廠商的產品提出專利的申請?
A1:查詢完官方審查資料發現,只有一個答案,代工廠太過於自信,沒有提出專利檢索,也沒想到要改廠商的設計。
【原因】
1. 技術報告書罕見地出現代碼3,這真的讓我給嚇傻了,所謂的代碼3『本請求項的創作,與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型 專利案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同。(專利法第 120條準用第23條)』也就是說,在申請之前就已經有一模一樣的內容、專利技術、甚至專利範圍,而且直指引證資料就是廠商的專利。
→白話說就是我找到一模模一樣樣的。
2. 但是其中比較有趣的是申請專利範圍第6項,是代碼6,也就申請專利範圍第1項+第4項+第5項,是具有新穎性跟進步性的。
3. 所以如果先限縮該專利範圍把第1.4.5項全部擠在一起,可能會專利不可被舉發成立,因為技術報告提到專利範圍是具有進步性跟新穎性。但是明顯法院不採,所以依然沒有用。
Q2:為何第一次舉發不成立?
A2:因為舉發該案是要討論新穎性及進步性。
【原因】
1. 廠商所提出的第一次舉發所檢附的資料都是與代工廠信件往來,網路資料,我想應該是廠商沒有找代理人吧!
2. 舉發所需比對的是『每一個』申請專利範圍是否具有新穎性,如果有新穎性就要利用引證資料找出進步性,因為新穎性是一番兩瞪眼的事,但是進步性可能需要很多引證資料來做比對組合。
3. 書信往來、合約、網路資料,那是要放在訴訟上用的,智慧財產局不審查兩者之間的恩怨情仇。
4. 以上所以第一次舉發不成立。
Q3:關於訴訟,原告之訴駁回,你以為代工廠這個專利就沒用了嗎?
A3:依據智慧財產法院審理法第16條第1項參考法制相近國家之比較法例,明定:「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者,【法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷】,不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定」。
【原因】
1. 智財法院審理的是案件對案件,審理法理所謂自為判斷,是【該商品對於該專利】是否有侵權,雖然原告敗訴,但是並不表示該專利已經被撤銷了,他還是活著,只是在這件事的廠商來說,沒有侵權。
2. 要讓該專利自始不存在,只能靠智慧財產局的舉發制度,必須提出舉發且成立該專利才會完蛋。
3. 實務上,有律師主張如果已經打過一次侵權訴訟,那不用在做舉發了,因為該專利筋骨已斷,即使未來提出任何訴訟都不會勝訴,但是我私人的看法是,如果不斬草除根,其實他依然可以在市場上大聲的說我的產品是有專利的,然後可以預見的是廠商出來大聲疾呼,最後演變的是另一種情感型訴訟而不是專利訴訟了。《人在維護自己權利時有時都會不小心留下奇怪的話柄》
Q4:到底跟代工廠要怎麼合作?
A4:學會保護自己,所有資料請以書面或是Mail來傳達,不要再跟我說當初只有口頭約定。
1. 如果你的產品已經確定完成,煩請跟您的事務所好好聊聊天,提出檢索,確定該案件的進步性與新穎性。
2. 在與廠商洽談前確定專利已經提出申請,請好好的跟你的事務所要申請案號。
3. 專利為屬地主義,有一個母案,如果遇到白目廠商送國外案,你還可以主張優先權。
4. 市場要看好,不要只申請台灣,建議台灣中國同一天提出申請。因為代工廠資源更多他知道市場在那裡要往哪裡去提出申請,你只會感覺被敲一記悶棍。