2014年6月27日 星期五

營業秘密與專利的雙重保護策略

陳宜誠律師,東吳法學碩士/台大電機碩士

專利制度只有要求發明人將可解決問題的技術內容公開,它可並沒有要求發明人把所知道的最佳解決方案公開。專利講的是純技術,與其效益無關,發明人只要揭露足夠同業據以實施解決所述問題的技術內容即可,用以取得專利的保護。至於能夠讓所述專利技術內容,取得最高效益的關鍵技術,所謂技術竅門或最佳配方,若能確定競爭者不易自行研發取得,就應該用營業秘密來保護。

如前期文章《申請專利有什麼好處呢?》所述,如果有人沒有先得到專利權人的允許,便將他人的專利技術產品化上市銷售,專利權人就可以到法院提告取得禁制令,將該等侵權產品扣押、強制下架,並請求金錢賠償,在特殊情況下,還可以請求三倍受損額之懲罰性賠償金,甚至要求被告支付自己律師的服務費等。

這樣說起來,對於專利權人(發明者)來說,專利實在是個很不錯的制度。所以,本身擁有專利的美國林肯總統曾經說過,「專利制度是在天才的火苗上加上利益的燃料」[1],誠哉斯言。

然而為了換取前述那些於專利有效期間內讓專利權人合法獨佔市場的利益,專利權人就必須揭露其技術的竅門,以及所有成功的祕密,讓大眾清楚知曉,並可據以實施。

也就是說,專利制度被設計為一交換制度,發明人(專利申請人)必須公開清楚的揭露其發明內容,並請求國家授予申請專利範圍的保護,經過審查、公開、核駁與公告程序,國家社會因此得到了發明人有用且新穎的技術,而藉由專利證書的頒發,國家社會乃授予發明人(現為專利權人)一段時間內的市場獨佔利益以為交換。

專利法規定發明者必須提供一份「以完整、簡明、扼要並精確的格式描述其發明的書面說明」,使其同行都能按圖索驥,據以實施該技術,也就是說,其同行僅依該說明書,不用花費額外研究功夫,就能夠完全重現該發明。

發明人為了使其發明構想臻於完美,在提出其專利申請時,可能已經花費了十幾年的時間在做研發,以及花費了動輒以百萬美元計的研究經費。然而,一旦該發明為了要申請獲得專利而被公開,「世界上的任何人」都能免費由該國專利局網站,取得該發明構想的「完整、簡明、扼要並精確的說明書」以為參考。

要不要申請專利?

嚴格來說,專利是一把雙面刃。舉例來說,Mr. J. S. Pemberton早在1880年就調配出來現稱為「可口可樂」的飲料配方。假如他當時將此配方申請專利,則約在1903年時,該專利權將會到期,變成公共財,為全人類所有。從此,任何人想要製造販賣該配方的飲料,並不必付一分一毫給他。

但是Pemberton先生並未將其飲料配方提出專利申請,而一直保持該配方是個祕密,也就是以營業秘密來保護其內容不被公開(據說該配方,是鎖在可口可樂公司總部的一個保險櫃裡)。

所以,即使沒有專利的保護,Pemberton先生所創立的可口可樂公司,還是能將該飲料配方以營業秘密加以保護。如此一來,故意複製或洩漏或盜取他的營業秘密的人,便會違法,而且有刑責!

但用營業秘密法保護的瑕疵是,營業秘密法的作用只能懲罰「故意」剽竊他人構想的人,而且是由原告(檢察官)方來舉證被告犯有違法行為。

如果有第二家公司能在法庭上證明,其所使用的化合物是混合了糖、調味料、以及可樂豆,而且只是碰巧與可口可樂公司所使用的配方相同(或無確切證據可以證明該配方為其「故意」由可口可樂公司所剽竊取得),可口可樂公司由於缺少了專利之保護,對於該公司販賣一模一樣飲料的行為[2],也只能莫可奈何。

另外,如果其他飲料公司,取得可口可樂飲料(就從市面上購買),然後以逆向工程方法研究其組成,推敲其配方,然後根據研究的結果,製造口味類似,甚至完全相同的飲料,也是完全合法的行為,可口可樂公司,由於缺少了專利之保護,對於該公司販賣一模一樣或極為類似飲料的行為,也只能徒呼負負。

相較之下,即使該對手是完全只靠自己而研發出相同(包括實質相同)技術內涵的產品,專利權人仍然可以到法庭,要求禁止他人未經其同意就製造、進口、販賣或使用包含其專利技術的產品,並取得損害賠償。

因此,每位發明者所要面對的兩難戰略決定就是,「取得專利法所提供的有限時間(通常是20年)的全面保護,還是取得營業秘密法僅能對抗故意剽竊構想者的長久保護?」

這是發明人在考慮提出專利申請時,都要先問自己,得到答案的一個問題。

營業秘密與專利的雙重保護

但是,除為研發成果申請專利的保護外,國際大廠現在還另與買主簽訂保密協議,其產品僅限其廠內使用,不准其洩漏或提供其專利技術產品予第三方,防備其進行逆向工程研究,來加倍保護自己研發的成果,不被輕易剽竊或仿冒複製。

請注意,對於專利產品,進行逆向工程研究,以破解其專利技術,是完全合法的行為,也是被各國專利法鼓勵的行為,如此才能藉由關鍵技術資料的快速傳播與密集研究,加速技術的發展與科學文明的進步,造福社會大眾。而且,他人只要研究相關專利的說明書,應該就可以知道發明人所揭露的專利技術內容,也就可以據以實施,否則他人就可以舉發該專利不能據以實施,違反重現性而無效。

但是,專利制度只有要求發明人將可解決問題的技術內容公開,它可並沒有要求發明人把你知道的最佳解決方案公開呀[3]。專利講的是純技術,與其效益無關,發明人只要揭露足夠同業據以實施解決所述問題的技術內容即可,用以取得專利的保護。至於能夠讓所述專利技術內容,取得最高效益的關鍵技術,所謂技術竅門或最佳配方,若你能確定競爭者不易自行研發取得,就應該用營業秘密來保護。

如前期文章《專利撰寫技巧 - 從專利本質談起》所述,充分公開的相對面是技術訣竅的保留。試想,競爭者看了專利說明書,還要把一個具體的方案融入專利說明書所述的若干連續的變量中,反覆試驗以找出最佳方案,哪裡是那麼容易的事情。如果難度那麼高,他還不如乖乖付點錢,以取得該等技術訣竅。因此,有些專利即使過期,因為真正的訣竅被發明人保留為營業秘密並未公開,在技術授權時,也是要給錢才能取得的,而這就是用營業秘密來保留關鍵技術訣竅的好處。

所以,與國際大廠談專利與技術授權時,通常會有兩個部分,一部分是其標準的專利授權,另一部分就是其營業秘密的技術授權,國際大廠並會以保密協議(Non-Disclosure Agreement/Clause)來限制他方不得對外洩漏,或轉交其產品予他方。

如此,發明人就可以同時用專利與營業秘密來保護其技術研發成果。例如,將研發成果的90%~95%用專利來保護,而其餘的5%~10%部分(關鍵技術或最優配方)就用營業秘密來保護。若被授權方將依約僅能供自己使用的商品/原料,交給他人使用或研究,就會因為違反保密協定,而觸犯營業秘密法,不但要違約賠償,還有刑事責任!

慎選專利代理人

但是,如果找的專利代理人不夠專業或發明人自己判斷失誤,這種故意留一手的行為,會讓專利說明書該講的沒有講清楚,即使順利獲證,日後也會有因為未充分揭露(即同業不能據以實施或仍需過度試驗)而被撤銷(或無效)的風險[4]。另外,因為專利請求項採取較大數值範圍以擴大保護範圍,並隱藏最佳數值與組合,則日後會有被他人發現該特定數值或組合,而被其藉以申請另一專利,發明人自己反而不能實施最佳方案的巨大風險,發明人不可不知。

還有,各種技術類別的專利說明書內容,尤其是請求項撰寫,甚至申請程序,例如生技專利,又例如軟體專利,各有其需要特別注意的地方,唯有透過合格專利代理人的專業,配合企業釐定的整體保護策略,才能做到技術揭露與權利範圍的最佳平衡,以得到高品質的專利,達成企業創見發明的最適切保護。

至於如何拿捏專利技術內容的揭露分寸與界限,又如何混入煙霧彈,又如何降低他人取得專利的風險,又如何安排多重防禦手段,這些不但屬於專利代理人撰寫高品質與高強度專利申請書內容的專業,更需要發明人的配合研討與明確指示,以利專利代理人據以實行,好對於發明人的創新技術方案,達成最完善的保護與最適當的揭露。

所謂「適當的揭露」,也就是:「該講的,必須講清楚,不該講的,一個字都不應多說」。筆者非常贊同台積電法務長杜東佑博士於前期文章《台積電法務長告訴你什麼是「高品質」的專利組合!》的評論,「台灣的專利大部分技術都蠻不錯,最主要是專利稿的寫作很糟糕」。以筆者的觀察,台灣廠商的專利,不知道怎麼回事,常常該講的不講,不該講的,應該用營業秘密保護的技術訣竅,卻講太多,成為「過度揭露」,只是白白嘉惠競爭者而已。即使你擁有好的技術,若專利的保護沒有做好,如前期文章《空有技術沒做好IP保護 等同提供對手技術指引》所述,你的專利說明書很有可能給對手提供了技術指引,反而讓競爭對手跟進研發。另外,不完善的專利保護,漏洞百出,更有可能讓競爭對手圍剿與卡位,反而阻止了自己的發展道路。

筆者認為台灣企業應該先做好正確的內部分析,畫出技術藍圖,決定要保護的技術,再針對個別技術擬定不同的保護策略,可以長期擁有的秘密,就不要任意公開,沒法保密的,當然要趕快申請專利保護。而且,除了圍繞自己研發的主線進行專利布局外,還應該在其他可能的研發方向上,以及可能改進的方向上,都做好專利佈局,製造進入障礙。

如筆者前期文章《應該儘早提出專利申請與與執行多重申請策略》所述,各位不但要儘早提出申請,更要靈活運用各種專利(發明、新型、設計)、商標、營業秘密的智財權組合,進行文件存取與防火牆管理,同時訓練員工,加強保密意識與保密措施,培養對公司的忠誠度與職業道德等,才能在劇烈的國際商戰競爭中脫穎而出。

總之,發明人若要獲得能使企業利益最大化的專利,就應訂定企業整體智權保護策略,實行嚴密的營業秘密保護措施,慎選專利事務所,撰寫好專利,並活用專利與營業秘密,使兩者相輔相成,就可提供最嚴密的交叉火網,保護自己的創見發明,如此,企業就可無往而不利了。



[1] “The Patent system added the fuel of interest to the fire of genius”.
謝豐舟,『百事可樂在1980年代初期,推出了一個相當出名的電視廣告―Pepsi challenge(百事可樂大挑戰)。廣告中,街頭行人矇著眼試喝兩杯不同的可樂。結果,可口可樂的愛好者很意外的發現,他們比較喜歡的那一杯卻竟然是百事可樂。…學者發現:不管實際上喝到的是可口或是百事,人對兩者並無明顯的偏好。大多數的情況,甚至不能加以分辨。然而不管實際上喝到的是可口或是百事,人對標示為可口可樂的可樂有強烈偏好。fMRI顯示:當受試者喝的是未標示的可樂時,前額葉腹內側皮質(ventromedial prefrontal cortex)呈現活化。此區是與食慾報酬(appetitive reward),例如甜的飲料有關。當受試者喝的是帶有「可口可樂」標示的飲料時,海馬迴(hippocampus)以及中腦(midbrain)也被活化。海馬迴與中腦對可口可樂的紅色標幟產生強烈的反應,對百事可樂的藍色標幟則否。這兩個腦部區域都和感情、情緒有關;商品標幟對人的情緒及決策的影響力超乎我們的想像。神經經濟學者Read Montague結論說:「廣告是非常生物性的遊戲(Advertising is a deeply biological game)」』,百事可樂大戰可口可樂—淺談神經經濟學(neuroeconomics),當代醫學,民95.12,頁973-976,取材文獻:Leher J: Driven to marker, Nature 435:502, 5 October 2006。
Luna3.0,「起初,調查者們認為應該在杯子上貼點標籤以示區分,所以他們選擇了M和Q。測試結果是人們普遍更青睞百事(標記為M)。可口可樂公司顯然被這一測試結果激怒,單獨組織了另一次調查予以還擊,這次兩個樣品用的都是可口可樂,結果是M標記組又勝出了。這一諷刺性的結局說明兩次測試中可樂本身只是浮雲,人們只是對字母M比對字母Q更有愛而已。」,品牌是怎么欺骗你的舌头的?,果殼主題站,2010-11-19 15:14。
[3] 美國專利申請書,雖然格式要求要載明Best Mode,但何為最佳實施例,是由專利申請人主觀來認定與提供,並非審查要點,修法後他人也不能在訴訟中主張其非為Best Mode。
[4] 例如,「加拿大最高法院近日判決指出,輝瑞大藥廠(Pfizer Inc)於申請專利文件中並未明確揭露其中之sildenafil為主要有效壯陽成分,而其他專利內列舉之成分並無法有效治療不舉,因而取消威而剛藥品專利」,參筆者前期文章《加拿大取消威而剛壯陽藥專利!》。

應該儘早提出專利申請與執行多重申請策略

應該儘早提出專利申請與執行多重申請策略

陳宜誠律師,東吳法學碩士/台大電機碩士

所謂「優惠期」,是指在專利申請日之前的一段期間內,該發明內容若在法律規定的狀況下公開,則使其仍具備新穎性。但如本期文章《歐洲專利公約與優惠期》所述,歐洲國家通常不給發明專利所謂的優惠期,任何人(尤其發明人自己)公開發表的技術內容,都會被歐洲法院視為先前技術,會讓該發明專利喪失新穎性而無效。

所以,歐洲法院對於優惠期的嚴格認定,與世界其他國家的法律規定大不相同,尤其對於習於優惠期為12個月的美國企業來說,這個新穎性的嚴格認定標準,常常會造成問題。我們以最懂得如何在世界各國申請專利,取得最大保護範圍的蘋果公司作為例子,其已故執行長Steve Jobs介紹蘋果iPhone相簿App的UI滑動選擇與縮放圖片顯示效果的展示影片(如圖1之影片連結),就在德國法院,把蘋果自己的歐洲專利  EP2059868 (如圖2,下稱EP868專利)搞成無效,所以不能再拿它來提告Samsung侵權。


http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Etyt4osHgX0#t=2031
圖1,Steve Jobs 2007產品發表會影片(來源:Youtube)

圖2,蘋果公司EP 2059868專利 "portable electronic device for photo management"(來源:EPO)
 
當然,這個決定仍可以上訴,且Apple可以再限縮其專利範圍,不使其全部無效,但是翻案的機會並不大。而德國Mannheim地院裁定停止審判,以待本案訴訟結果的Apple對於Samsung產品的禁制令聲請的審理,也會受其影響[1]。(原來蘋果曾藉該專利,於荷蘭法院對於Samsung產品取得禁制令[2],並也曾在德國慕尼黑地院取得對於Motorola Mobility產品的禁制令[3]。)連善於執行其全球專利申請策略的蘋果公司,都會在這個規定上面踢到鐵板了,各位讀者更要注意之。

而同一發明的美國專利,因為美國專利法給予發明人12個月的優惠期,完全不受影響,這也是專利的法域性,所產生的必然結果。所以,即使歐洲法院判決確定,使該發明的歐洲專利為無效,不可能對於美國專利有所影響,蘋果仍可以據其美國專利在美國法院提告求償,或取得禁制令等。

而且,這個觸控UI專利所屬的專利群中的另一個專利,U.S. Patent No. 7,469,381(以下簡稱’381專利),歷經兩次舉發(2011年是Nokia,2012年是Samsung),決定/複審無效後,今年仍然被USPTO訴願會判定為有效,尤其是Apple與Samsung之間涉訟的第19個請求項[4]。而該觸控專利群組的另一專利, 因Steve Jobs為第一發明人,而被稱為 "Steve Jobs patent"的U.S. Patent No. 7,479,949 (下稱’949專利),近期也經過他方提起的再審查程序,被USPTO再次宣告其全部20個請求項都為有效[5]。


圖3,’381專利圖式(來源:USPTO)

這個’381專利的效力,經過地方法院的審理,與USPTO的兩次再審查確認,真的還蠻強的。而’949專利也已通過USPTO一次的再審查確認,其效力也蠻強的,很不容易能再找到先前技術使其無效。但該等專利的歐洲版,現在因為歐洲國家僅對被「惡意揭露」的發明創見,給予專利申請上所謂的優惠期,而被Steve Jobs自己的展示Video在歐洲給弄成無效,實在是蠻可惜的。

但是,如本期文章《歐洲專利公約與優惠期》所述,有原則就有例外,歐洲各國的專利法規定都有所不同,若有優惠期的需求(也就是說,當事人已經不小心公開了發明,現在聽聞歐洲並沒有優惠期,請問這時要怎麼辦?),若委任的是有經驗的歐洲專利律師/代理人,他們還是可以透過特別的方式,針對個案為當事人做特殊的處理與補救措施。

例如,蘋果可不是只申請一個專利,而是採用專利組合概念,有採行雙保險措施,它會在歐洲各國,在法律規定許可下,視情況盡可能申請許多同一發明概念不同種類的專利(發明,實用新型,設計)。其中,德國的實用新型專利(Utility Model),類似我國的新型專利,雖然只有十年效期,也不經過實質審查,卻有給予發明人6個月的優惠期。

在該EP868專利被地院判決無效後,蘋果就拿出準備好的備胎來,蘋果另一個UI觸控效果的德國實用新型專利(Gebrauchsmuster DE 21 2008 000 0001)。而這個影片的發表日期,剛好該德國實用新型專利的6個月優惠期內,所以並不能使其無效。而且,Samsung對此實用新型專利所提的其他兩個先前技術, "Lira"[6]與"LaunchTile"[7],尚不能動搖該專利的新穎性。所以,Samsung的被控侵權產品,最後仍然有可能在德國被法院禁售,就讓我們繼續看下去。

總之,以上所述的判決都還未確定,都還能上訴。所以,本案訴訟與相關禁制令聲請審理的最後結果如何,仍然還未可知,但如前所述,蘋果被自己辦的發表會,尤其是由Steve Jobs親自主持的功能操演項目,搞掉一個歐洲發明專利,應該是蠻確定,也蠻可惜的事。

結論就是:在公開發表你的創見之前,應該就先去申請專利,這應該成為一個你現在開始就應該嚴格遵守的好習慣。另外,要因時制宜,適應各國的特別規定,有專利群組概念,制訂與執行多重專利申請策略,就像買保險,能申請就申請,多搞點各式各樣的智權武器在身上,別省這一點申請費與年費,誰知道你哪時會用得上呢?是不是?





[1] FOSS Patent, “a case against Samsung was stayed by the Mannheim Regional Court pending this nullity proceeding. The Mannheim court predicted the right outcome for the wrong reasons: as it deemed highly probable, the Federal Patent Court indeed declared the patent invalid, but not based on the prior art evaluated at the time of the infringement ruling”, fosspatents.com.
[3] FOSS Patents, Apple has won a Munich injunction against Motorola Mobility in March 2012, fosspatents.com.
[4] "In short, claims 14, 17, 18 and 19 are confirmed," primary examiner USPTO Dennis G. Bonshock stated in the document, Apple's crucial overscroll bounce patent claim is valid, U.S. patent office says, by Loek Essers, IDG News Service, JUNE 14, 2013.
[5] “On September 4, 2013, the USPTO issued a reexamination certificate confirming the patentability of all 20 claims”, U.S. patent office confirmed all 20 claims of the Steve Jobs patent: bad for Samsung, Google, FOSS Patents, fosspatents.com.
[6] Lira: PCT Publication No. WO 03/081458 on "controlling content display", by AOL/Luigi Lira, published on October 2, 2003.
[7] LaunchTile: A study sponsored by Microsoft in the middle of the last decade; video, article.

標準關鍵專利與禁制令的執行

標準關鍵專利與禁制令的執行

陳宜誠律師,東吳法學碩士/台大電機碩士

法院用來決定是否核發禁制令之「四要素法則」中第四項「不損及公共利益」的要求,於涉及公共利益時,如產業標準的制定、納為法規與普為廠商採用上,以及消費者之利益,還有商業競爭秩序的維持上,具有特別的意義。這是因為該標準被所有相關廠商所一體遵行(即「實施」該等專利),與公共利益(共通之標準、消費者的選擇、競爭的維持)有極大關係,專利權人的私利(排他的權利)就須退讓。

根據美國專利法第154條[1],專利權人「有權排除他人製造,使用,要約銷售,銷售或進口其發明(物)」,且美國專利法第283條[2]亦明確規定,「具有管轄權的法院可以根據衡平原則,基於法院自己認為合理的條件發放永久禁制令,以制止對專利權的侵犯」。所以,除了要求侵權行為人損害賠償外,若受有「無法彌補之損害」(Irreparable Harm),專利權人還可以向法院對於侵權人及侵權物聲請暫時(Preliminary)或永久(Permanent)之禁制令(Injunctive Relief)或排除令(Exclusion Order),以排除(禁止銷售、禁止進口、禁止陳列等)他人製造,使用,要約銷售,銷售或進口侵害其專利權之產品。而美國國際貿易委員會(International Trade Commission,簡稱ITC),另依據關稅法第337條規定,擁有對於侵害美國智財權產品,核發禁制令與排除令以禁止其進口或排除於美國市場之外的權力。
如近期Samsung 與Apple的爭訟,ITC行政法官做出初判,便對Samsung輸入美國的侵權產品下達了禁制令,該決定應會對於Samsung在美國的銷售會有極為重大的影響。最重要的是,該決定要求Samsung提出高達相等於該等產品於美國銷售額之88%的擔保金,才能免除禁制令的執行;也就是說,如果這個決定被ITC委員會維持且美國總統不反對的話,Samsung就需要提存數十億美元的擔保金,才能繼續讓它被ITC禁止進口的產品在美國銷售。[3]
由於專利訴訟進行曠日廢時[4],且侵權的主張及專利的有效性最終能否取得陪審團的認可,尚未可知,而且,即使判定專利有效且對造侵權,損賠金額的計算複雜且專業,金額多少是另一回合的攻防,結果也屬未知數。若專利權人不能向法院取得禁制令(不論是暫時或永久禁制令),便無法排除侵權產品的競爭,只能要求損害賠償,則其競爭對手(涉嫌侵權人)皆會有恃無恐,不管有無他人專利或其範圍大小,先侵權再說,反正自己做的侵權產品還是能夠正常販賣[5],照樣可以賺錢或搶占市占率。等到真的被專利權人提出告訴,侵權人就請個律師與專利權人周旋到底,若真的後來敗訴確定,到時再把取得的盈利之一小部分,吐還給專利權人就是了。像這樣只有損害賠償的請求權,而無排除競爭產品的禁制令,對於專利權人的保護似乎太不週到,也違反了專利制度設立的本旨與衡平法理。
因此,如筆者於北美智權報蘋果與谷歌專利大戰之省思-論專利損賠計算、標準基礎專利與軟體與商業模式的可專利性(以下簡稱「前文」)一文所述,過去美國法院在關於侵犯專利權的官司上,通常遵循一個衡平法之「一般原則」(General Rule),就是如果法院(陪審團)認定專利權有效,而且被告行為確實構成侵權,就可推定原告受有「無法彌補之損害」,且此為事實認定問題,未待判決確定,一審(事實審)法院就會核發永久禁制令[6]。其中,只有5%的永久禁制令申請會被法院駁回[7],也就是說,過去有高達九成五的機率,只要專利權人申請,就能夠對於侵權產品獲發永久禁制令。
但如前文所述,美國聯邦最高法院在2006年的eBay[8]案判決中,引用過去幾個在環境訴訟中的禁制令判決,並認為該原則同樣適用於根據美國專利法產生的專利侵權訴訟,故法院在考慮是否向勝訴並尋求永久禁制令救濟的原告發放此種排除或禁制令之救濟時,揚棄過去採用之一般規則;並明確指出,美國專利法第154條的「排他權」與第283條的「永久禁制令」是相互獨立的法律規定。建立一種權利有別於對侵犯該權利提供的救濟,專利的「排他權」並不意味著在處理專利侵權時必須提供永久禁制令救濟,也就是說,排他權本身並不構成發放永久禁制令的依據。

四要素法則

美國聯邦最高法院在該eBay案判決中,認為法院應當要求原告舉證證明以下四個要素(Four Factors)皆能成立,簡稱「四要素法則」,始頒發永久禁制令:
1.   原告遭受了難以彌補的損害;
2.   法律提供的其他救濟措施(諸如損害賠償)並不足以彌補該損害;
3.   考慮到原告和被告之間的損益平衡後,衡平的救濟措施是正當的;以及
4.   永久禁制令不會損害公共利益。
上述核發永久禁制令法院須考量之四因素,其第三項原告與被告之「損益平衡」及第四項「不損及公共利益」這兩個項目,美國法院在核發臨時禁制令時,除原告勝訴的機率與被告侵權的嚴重性外,也會加以考量[9]。
在這個eBay判例做成後,對於專利蟑螂(Patent Troll)或是NPE(Non-Practicing Entities,非專利實施的實體) 來說,是非常不利的。這是因為專利蟑螂或是NPE並未有實際之專利實施行為,所以其所受損害僅為其應可得之授權金收入,則所謂損害賠償即為其應得而未得之授權金。於此狀況,若法院頒發其禁制令,就難以說明其為如該「四要素法則」中第三項所述之損益平衡正當救濟措施,且難以說明其所受損害是如第一項所述是難以彌補的,又更不符合第二項所述,損害賠償須不足以彌補該等損害等要求。因此專利蟑螂未來將喪失利用永久禁制令來做為與被控侵權人談判之籌碼。
對於以上所述,法院用來決定是否核發禁制令之「四要素法則」中第四項「不損及公共利益」的要求,於涉及公共利益時,如產業標準的制定、納為法規與普為廠商採用上,以及消費者之利益,還有商業競爭秩序的維持上,具有特別的意義。這是因為該標準被所有相關廠商所一體遵行(即「實施」該等專利),與公共利益(共通之標準、消費者的選擇、競爭的維持)有極大關係,專利權人的私利(排他的權利)就須退讓,這部分會在下文詳細申述。

「公平、合理及無歧視」(FRAND)的授權條件

標準制訂組織(Standard Setting Organization,簡稱SSO)的章程裡通常對於其會員,也是智慧財產權的擁有者,會有兩項要求。第一項要求是,會員一定要在其建議之標準被SSO接納前,揭露其認為對於實施該標準有關鍵影響之智財權[10]。第二項要求是,會員一定要承諾會以「公平、合理及無歧視」(Fair, Reasonable, And Non-Discriminatory,簡稱FRAND)的條件授權所有其所擁有,對於實施標準處於關鍵(Essential)地位之智財權[11]。
所以,假如專利權人的專利被納入國際標準,成為所謂標準關鍵專利(Standard Essential Patent,簡稱SEP)的一員,他人照標準設計與製造產品,本無迴避設計而不侵權之可能,則該等標準關鍵專利之專利權人就負有向任何人(當然包括其競爭對手)提供「公平、合理及無歧視」之授權條件的責任。若專利權人違反此一承諾(聲明書)而提告禁售或要求非公平合理之高額權利金或甚至拒絕授權,則其行為本身違反其承諾在先,依衡平法之潔手原則,法院即會判其敗訴。
如筆者於北美智權報前期文章《蘋果與谷歌專利大戰之省思-論專利損賠計算、標準基礎專利與軟體與商業模式的可專利性》(以下簡稱「前文」)之第二頁所述,該等被採用為產業標準的技術,不論其於事前或事後以該技術取得專利,該專利權人已明示或默示放棄其可排除他人使用該技術之禁售權,其僅保有向他人請求FRAND授權金之權利。而標準基礎專利之專利權人,若他人侵害其專利而受有損害,其賠償額之認定,即應以其應獲得而未獲得之FRAND授權金來計算始為合理。也就是說,若侵害標準基礎專利,其損害賠償額,應即為該專利之FRAND授權金。
但是該「公平、合理及無歧視」的授權條件究竟為何?例如,單單所謂的合理(Reasonable)的授權金金額,對於專利權人(技術擁有者)與標準實施者(技術之買家)來說,其各自心目中所認為合理的金額,通常會差得天南地北,難有交集,所以才會有後續的訴訟爭議。
所以,專利權人通常即需提出過去曾授權專利而獲得之權利金或授權合約,以利法院判定其授權與權利金額度是否符合「公平、合理且無歧視」的要求。例如,Google(Motorola Mobility)即以其向ESTI呈報的承諾書,授權金不得超過2.25%終端產品售價,向Apple要求高達15美元的授權金,而Apple即表示最多僅願付1美元。因Google(Motorola Mobility)所要求之授權金並未超過其承諾書所述金額,所以Apple方即要求Google(Motorola Mobility)方提出前曾簽訂之授權合約與實際收取之授權金金額,以為其要求之高額權利金符合「公平、合理且無歧視」的要件之證明。
且其若不以「公平、合理及無歧視」的條件授權他人使用該等標準關鍵專利,等於強迫他人生產不符合標準之產品,或他人生產符合該等標準的產品,亦必定侵害其擁有之標準關鍵專利,若標準關鍵專利之專利權人據其向法院申請禁售他人產品之禁制令,不但不符標準制訂之初衷,更有觸犯公平競爭法(即反托辣斯法,或公平交易法中之不當競爭條款)之虞。例如,如前文之第二頁所述,於近期眾所矚目之Apple v. Motorola Mobility (N.D. Ill)案[12]判決中,頗負盛名之波斯納法官,他就認為於以「標準關鍵專利」為標的之案件,排除令、禁售令等永久禁制令(Permanent Injunctive Relief)或者或ITC的禁止進口令、停止作為令,或暫時禁制令(Preliminary Injunction)與臨時排除令(Temporary Exclusion Order, 簡稱TEO)等,只有在涉嫌侵權人拒絕支付符合「公平、合理且無歧視」要求的授權金時,才有頒發的可能。美國法院近期判決,如Apple v. Samsung (San Jose, CA)等,也都對於標準關鍵專利,並不頒發禁制令[13]。

公平交易法的考量

又如Samsung與Google (Motorola Mobility)都曾拿標準關鍵專利去告Apple,在法院與ITC,還有美國聯邦公平貿易委員會(Federal Trade Commission, 簡稱FTC)與歐盟競爭委員會(The European Commission's Directorate-General for Competition; 簡稱DG COMP)都面臨Apple的反擊,像是「產品未侵權」、「專利無效」、「權利耗盡」等標準反擊手段,以及「詐欺取財」(欺瞞SSO,將其專利技術納入國際標準),還有違反各國公平交易法(反壟斷法,反托辣斯法,公平競爭法)為「不正競爭行為」的指控。
FTC對於Google所下的決定[14],其實為庭前和解,即再次重申此一原則,而FTC的公開聲明稿[15],對此有詳細的說明,即Google不得再為其擁有之標準關鍵專利申請禁制令,並應確實履行提供任何人公平合理且無歧視的授權條件之承諾。Google並立即公開聲明,宣布做出與之相應之改正措施[16]。
而Samsung拿標準基礎專利來告人,被歐盟競爭委員會初判違反公平競爭法,已進入覆審之正式審查程序。歐盟競爭委員會針對Samsung與Motorola Mobility/Google等廠商,使用其擁有之標準基礎專利來對他人聲請法院頒布禁售、海關扣押等禁制令,認為其違反其當初對國際標準組織所作的「公平、合理且無歧視」授權任何人使用其專利的承諾。
另外,Samsung搶先於該DG COMP初判公布前自行公開聲明,「為消費者的利益」全面於歐盟法院撤回其標準關鍵專利之禁制令聲請[17],Apple就請求美國法院參考該公開聲明,「為美國消費者的利益」,立即駁回Samsung於美國對其產品之禁制令的聲請。筆者認為這是英美法庭對於「禁反言」(estoppels)原則的實踐,Samsung既然在歐洲發出公開信,為消費者利益而全面撤回對蘋果產品發出禁制令之聲請,則在美國法庭繼續其聲請對蘋果產品發出禁制令的主張,就很難不被對手挑戰,甚至可能被視為藐視美國法院與消費者之舉[18]。
而Microsoft也在與Google (Motorola Mobility)於ITC的訴訟中,提請法院注意Google與FTC的和解決定,與其自身之公開聲明,要求法院駁回Google (Motorola Mobility)聲請之禁制令[19]。
由前述美國近期法院判決,FTC所發布之Google自願服從(和解)命令[20]與公開聲明[21],即Google不得據其標準關鍵專利對於侵權產品申請禁制令,並保證提供任何人公平合理且無歧視的授權條件,以及DG COMP對於初判Samsung據其標準關鍵專利對於侵權產品申請禁制令違反歐盟公平競爭法,所發布的正式新聞稿[22]與問答集[23],還有FTC、美國司法部(Department of Justice; DOJ)與歐盟(European Commission; EC)代表等之多次公開發言[24],可知美國法院實務,以及美國與歐盟之市場交易秩序監理機關,現在所持的立場是趨近一致的,他們都認為被納入國際標準中之標準基礎專利,除了取得公平、合理且無歧視之權利金外,除非對方完全無意支付該等權利金,否則專利權人並無聲請法院頒發其禁售、禁止進口等強制令之資格,因為該標準應被所有相關廠商所一體施行(即「實施」該等專利),與公共利益(能互相通聯、可置換標準元件、消費者有選擇權、維持商業競爭環境、降低交易成本)有極大關係,因此專利權人的私利(排他的權利)就須退讓。
舉例來說,假如Samsung現在提告hTC侵權,而Samsung拿出來告hTC的,是其3G/4G的通信標準關鍵專利,則不管hTC要付或不付Samsung權利金,只要hTC表達有付其權利金的意願,願意談判權利金高低,Samsung就不能聲請禁售hTC的產品。若協議不成,告上法院,Samsung要先證明其要求hTC支付的是「公平合理且無歧視」的權利金金額,而hTC還是悍然不願支付,經過法院審理認可其主張合理,且符合「受有難以彌補之損害」等四因素要件之要求,例如hTC所提供之侵權服務(產品),即使禁售,仍有其他廠商可以提供,並不損及公眾利益,Samsung才能要求禁售hTC的侵權產品,但如前所詳述,照現在美國實務之眾多判決的結果來看,標準基礎專利的專利權人近乎不可能會得到禁售令,應只能要求金錢補償其授權金之損失。
但也由於核發永久禁制令的困難度提高,為了平衡專利權人因此專利侵權而受到的損害,因此當被控侵權人的專利侵害成立時,侵權人也將較有可能會被判賠巨額的損害賠償額。例如,Mavell公司被美國地院陪審團判決要賠卡內基美隆大學11.7億美元[25],還可能因為惡意侵權,而被法官判決最多再乘上三倍,美國專利賠償訴訟的賠償金額繼去年Samsung因專利侵權被San Jose聯邦地方法院判決須賠償Apple十億餘美元後,又再次創下新高。



[1] 35 USC § 154 (a) (1) - Every patent shall contain a short title of the invention and a grant to the patentee, his heirs or assigns, of the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States or importing the invention into the United States, and, if the invention is a process, of the right to exclude others from using, offering for sale or selling throughout the United States, or importing into the United States, products made by that process, referring to the specification for the particulars thereof.
[2] 35 USC § 283 - The several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable.
[3] FOSS Patents: ITC judge wants Samsung to post a bond of 88% of its U.S. smartphone sales due to Apple patent case, http://www.fosspatents.com/2012/12/itc-judge-wants-samsung-to-post-bond-of.html#.UN_Jv8TU2sM.facebook.
[4] 美國聯邦法院平均要兩年半才能進行一個審級,從起訴到判決確定,花上五、六年是很常見的事。
[5] 除非產品被禁售,即使是侵權的商品仍能正常上架。而且,只要消費者買到手,法院怎麼樣也不能把侵權產品從消費者手中拿走。
[6] 如Richardson v. Suzuki Motor Co.判決即認為此所謂衡平法之「一般規則」,就是「涉及專利權時,只要已清楚證明專利有效性及侵權存在,即可推定有無法彌補之損害」, 868 F.2d 1226, 1246-47 (Fed. Cir. 1989) (quoting H.H. Robertson Co. v. United Steel Deck, Inc., 820 F.2d 384, 390 (Fed. Cir. 1987)).
[8] eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006).
[9] 而在發布臨時禁制令(TEO)之前,ITC通常必須考量以下四個因素:
(1)            原告控訴成功之機會
(2)            若不發布TEO,對美國國內產業會造成多嚴重之傷害
(3)            若發布TEO,則對被告會造成多大的傷害
(4)            發布TEO對公共利益之影響為何
 參陳宜誠,"ITC三三七條款調查程序簡介",「手機專利大戰對ITC審查排除令的影響」,公義之聲,udn部落格。
[10] Mark Lemley, Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations, 90 Calif. L. Rev. 1889, 1904 (2002).
[11] Id. at 1906.
[12] Apple, Inc. and NeXT Software Inc., (f/k/a NeXT Computer, Inc.) v. Motorola, Inc. and Motorola Mobility, Inc., No. 1:11-cv-08540 (N.D. Ill. June 22, 2012).
[13] Jorge Contreras, The February of FRAND, Patently-O (Mar. 6, 2012), http://www.patentlyo.com/patent/2012/03/februaryof-frand.html.
[17] Samsung在歐洲發佈的新聞稿:
『Samsung仍然承諾將我們的技術以公平、合理與非歧視性的條件授權,而且我們強烈相信企業應在市場上公平競爭,而不是在法院裡。在這個精神下,Samsung決定在歐洲市場收回我們對蘋果基於標準關鍵專利的禁制令申請,為了保護消費者的選擇。』
「Samsung remains committed to licensing our technologies on fair, reasonable and non-discriminatory terms, and we strongly believe it is better when companies compete fairly in the marketplace, rather than in court. In this spirit, Samsung has decided to withdraw our injunction requests against Apple on the basis of our standard essential patents pending in European courts, in the interest of protecting consumer choice.」
[24] Federal Trade Commission policy statement, submitted to the U.S. International Trade Commission in a Section 337 investigation involving Certain Wireless Communication Devices, Portable Music & Data Processing Devices, Computers & Components Thereof, Inv. No. 337-TA-745, which suggests that injunctive relief may be unavailable for infringement of a patent governed by FRAND. 而Jorge L. Contreras 於Patently O,也列出DOJ, FTC and EC對於此議題,所做的之其他公開發言:
o      Jon Leibowitz, Chairman of the FTC, at the Georgetown Global Antitrust Enforcement Symposium (September 19 [PDF]),
o      Joseph Wayland, Acting Asst. Attorney General in the Antitrust Division of DOJ, at the Fordham Competition Law Institute (September 21),
o      Joaquin Almunia, Vice President of the European Commission responsible for Competition Policy, also at Fordham (September 20),
o      Fiona Scott-Morton, DOJ Deputy Asst. Attorney General for Economic Analysis, at the National Academies of Science (NAS) Symposium on Management of Intellectual Property in Standard Setting Processes (October 3 [PDF]),
o      Howard Shelanski, Director of FTC Bureau of Economics, also at NAS (October 4), and
o      Renata Hesse, Deputy Attorney General in the Antitrust Division of DOJ at the International Telecommunications Union (ITU) Patent Roundtable (October 10 [PDF])
[25] 本訴原告卡內基美隆大學,與一般專利蟑螂(智權管理公司)一樣,是一典型之「非實施者」(Non Practicing Entity; 簡稱NPE),本身不製造產品,專門收取授權金。