2016年7月26日 星期二

手段功能用語與請求項的明確性

黃富源:

功能手段用語(或手段功能用語,Means Plus Function)在中華民國的相關規定是使用法規命令來規範,而不是在法律上規範,因此,法院對於對於功能手段用語明確與否以及請求項的技術特徵是否為功能手段用語自然不受法規命令所約束。

以美國來說,功能手段用語對應於說明書中未說明結構、材料或動作可能會有112(b)問題。中華民國的智財法院亦有類似看法,惟最高行政法院則認為即使說明書未記載對應功能手段用語的結構、材料或動作,但對PHOSITA來說是可以理解的,則請求項無不明確問題。

Vincent Chen:

其實以終審法院的觀點來說,台、美兩者的看法相同,亦即請求項或專利說明書明確與否,都要看PHOSITA(Person Having Ordinary Skill In The Art,在台灣一般用語就是:"該發明所屬技術領域中具有通常知識者")是否可以理解而據以實施而定。

這是因為獲准的專利範圍(請求項),是發明人提出發明說明書(包括圖式),必須使其發明內容為PHOSITA(即其同業)可完全理解而能輕易據以實施,而其中新而有用(New and Useful),且非PHOSITA能輕易思及或為其顯而易見的組合(Non-obviousness),而由政府專責機關(專利局)所取得的獎勵(有固定效期的專利證書一紙)。

因此,說明書內容必須讓PHOSITA能完全理解而可據以實施,就包括其說明書必須具體、明確、未違反自然法則等要求。而請求項必須為說明書內容所支持,意指發明人並未於其發明說明書提出的部分,當然就不能據以取得專利,這是顯然的道理。

這個判例的要點,若詳細點來說,是這樣的。請求項使用手段功能用語(Means plus Function)時,一般應該就要參照說明書的內容,才能決定其結構、材料、動作等技術手段,現在系爭專利請求項雖然使用了功能手段用語,但其說明書竟然漏未說明其對應之結構、材料或動作等技術手段,那它會不會有明確性的問題呢?

最高行政法院認為,即使說明書未記載對應手段功能用語的結構、材料或動作等技術手段,但只要該以手段功能用語寫作的請求項,對於PHOSITA來說,是可以理解的,則該請求項就無不明確問題(而我也認為應該如此解釋我國專利法的規定才是)。

對於請求項之界定,通常採用方式:1. 物之發明:以“結構或特性”界定請求項。2. 方法之發明:以“步驟”界定請求項。但若某些技術特徵,無法以上述之結構、特性或步驟界定的話,或者以功能界定較為清楚的話,即以功能界定之請求項方式來界定。例如說明書中明確且充分揭露的實驗或操作,若能直接確實驗證該功能時,得以功能界定請求項。並且請求項中包含功能界定之技術特徵,解釋上應包含所有能夠實現該功能之實施方式。

所謂手段功能用語,係用於描述物之請求項中之技術特徵,其用語為「‧‧‧手段(或裝置)用以‧‧‧」,而發明說明中應記載對應請求項中所載之功能的結構或材料(專利審查基準第2-9-18頁)。就手段功能用語或步驟功能用語之判斷,規定於4.3.1 : 

「4.3.1手段功能用語或步驟功能用語之判斷 ‧‧‧惟請 求項中以手段功能用語或步驟功能用語表示其技術特徵者,解釋其申請專利範圍,應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍,而非以其所載之功能為申請專利範圍。因此,請求項中以功能作為技術特徵時,應判斷其是否屬於手段功能用語或步驟功能用語。 

請求項中之記載符合下列三項條件者即認定其為手段功能用語或步驟功能用語: 
一、使用『‧‧‧手段(或裝置)用以(means for )‧‧‧』或『‧‧‧步驟用以(step for)‧‧‧』之用語記載技術特徵。 
二、『…手段(或裝置)用以‧‧‧』或『‧‧‧步驟用以‧‧‧』之用語中必須記載特定功能。 
三、『…手段(或裝置)用以‧‧‧』或『‧‧‧步驟用以‧‧‧』之用語中不得記載足以達成該特定功能之完整結構、材料或動作。」(專利審查基準第2-9-19至2-9-20頁)

而根據專利法施行細則第十八條第八項,對於技術特徵組合發明進一步規定,「複數技術特徵組合之發明,其申請專利範圍之技術特徵,得以手段功能用語或步驟功能用語表示。於解釋申請專利範圍時,應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。」

黃富源:

智財法院多數的見解則為否定,其狹隘地認為,需要說明書有對應說明結構、材料或動作,才屬明確,這點跟美國審查委員(部分台灣審查委員)的見解相似,若說明書未有對應記載,則認為有不明確的問題。不過,美國法院則是放寬地認定即使說明書未記載,只要PHOSITA可以理解據以實施即可。

站在撰稿者的立場,為了避免後續產生莫名的問題,建議至少適度地記載功能手段用語的材料、結構或動作。

Vincent Chen:

這點提醒倒是對的,當初多寫一點,後來就會少了好多問題,幹嘛不寫?