應該是說請願人（對於系爭專利請求項認為不具有可專利性的舉發人）應對於專利權人於IPR程序中所提出的修正請求項，仍不具有可專利性，有舉證責任。而且，PTAB就已有證據資料非不能認定該等修正不具有可專利性，但依照行政程序法規定應給予專利權人答辯的機會。所以，CAFC據前二理由，撤銷PTAB原處分而發回重審。
專利新知不藏私
請願人應承擔證明擬議修正請求項不具可專利性的舉證責任
Sirona Dental Systems GmbH（後稱Sirona Dental）為美國第6,319,006（簡稱’006號）專利之專利權人，該專利係關於一種生產骨鑽模版 (drill template) 的方法，以利精準放置牙植體。Institut Straumann對’006號專利提出兩造重審 (Inter Parte Review, IPR)，專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal. Board, PTAB) 認定請求項1-8之於引證前案為顯而易見，不具可專利性，請求項9-10具可專利性，並以Sirona未能證明請求項11-18之替代請求項具有非顯而易見性為由，拒絕其修正請求。兩造均不服遂上訴至CAFC。
2018年6月19日，CAFC認為，原應由請願人承擔證明擬修正之請求項不具可專利性的舉證責任，PTAB卻不恰當地將此證責任加諸於Sirona，導致錯誤地拒絕Sirona對請求項之修正請求。CAFC指出縱使PTAB可自行決定是否參考請願人未主張的引證前案組合，然應合於行政程序法 (Administrative Procedure Act, APA) 之規範，即應予Sirona適當的答辯機會（Sirona主張，就不准修正請求項，並未給予答辯機會）。綜上所述，PTAB駁回Sirona修正請求的決定，遭CAFC撤銷並發回重審。
