輔助判斷因素並非
「次要」考量因素,而
是須與其他因素整體考量的,「能使申請案例外具有進步性」的因素。
我國法院終於糾正了智財局將”secondary consideration factors”錯誤翻譯為輔助判斷因素所致的誤解,也就是說,「商業上的成功、克服技術偏見、非預期的功效」等因素,並非「輔助」判斷因素,更非「次要」考量因素,而是在因其他證據資料「初步」判斷專利申請案不具進步性後,「接續」須考量的「能使申請案例外具有進步性」的因素(類似訴訟上的反證),所以智財法院這個判決說,商業上的成功須與其他因素整體考量是非常正確的。
經濟部以經訴字第10706307550號決定駁回。原告仍未甘服,提起行政訴訟,智慧財產法院以第107 行專訴75 號判決將訴願決定及原處分均撤銷。
本案之主要爭點為證據2與證據3之組合證據是否足以證明系爭專利各請求項不具進步性?
智慧局見解:
1. 原處分係認系爭專利之請求項1~12為其所屬技術領域中具有通常知識者有動機能結合該等證據2、3之技術內容,故系爭專利不具進步性。原處分階段專利權人未提出「商業上的成功」之主張,至行政救濟階段方提出前述主張,原處分機關答辯:「商業上的成功」僅為進步性之輔助判斷因素,並非唯一因素,倘經比較系爭專利與先前技術之技術內容後,如二者間之差異不大,已明顯可證系爭專利不具進步性時,則所謂「商業上的成功」之進步性輔助判斷因素即無參考之必要。
2. 縱認有參考「商業上的成功」之必要,依最高行政法院行政判決見解:倘欲以商業上之成功克服不具進步性之判斷,申請人除應證明其實施專利商品之銷售量高於同質性之商品或在市場具有獨佔或取代競爭者產品之情事外,尚應就實施專利商品之商業上成功係基於該專利之技術特徵所致之事實負舉證責任。
智慧財產法院見解:
1. 「商業上的成功」之進步性輔助判斷因素並非次要性,而應與其他因素整體考量。
2. 認定本案「商業上獲得成功」係基於專利之技術特徵。最高行政法院107年判字第707、652號判決明示實施專利商品之商業上成功係基於該專利之技術特徵所致之事實負舉證責任,惟該判決就如何認定前述事實未有進一步指明。本件判決認定「原告擁有我國第M388896號(即證據2)及第M480330號(即系爭專利)二件新型專利,其中證據2為第一代產品,系爭專利為第二代產品,可折疊設計乃商業上獲得成功之重要因素」等事實,認定本案「商業上獲得成功」係基於專利之技術特徵。
最後,智慧財產法院將訴願決定及原處分均撤銷。