今天不小心在網上看到歐洲專利局的專利審查員訓練手冊的翻譯,來自某審查員的出國受訓報告,其中關於專利進步性判斷的訓練內容,非常值得參考,建議國內專利工程師於撰寫說明書與進行答辯時,多多使用這問題解決法(Problem Solving Approach):
問題解決法(PSA)的規定記載於EPO Guidelines C-IV,9.8,要讓trainees知道,當第一眼看到發明可能會覺得該發明是顯而易見的,而事實上它卻是具進步性,審查人員必須有警覺,避免後見之明,PSA是一個工具,避免後見之明及審查人員主觀判斷。
4.2.1 問題解決法(PSA)的判斷3階段:
▲確定最接近之前案(Determine the closest prior art)
▲建立解決客觀技術問題(establish the objective technical problem to be solved)
▲是否可顯而易見?(Consider whether the claimed invention,starting from the closest prior art and the objective technical problem, would have been obvious to a skilled person)
4.2.2 問題解決法(PSA)的判斷步驟:
步驟1:決定最接近之先前技術(the closest prior art,CPA)
步驟2:確定申請專利範圍與最接近先前技術之間的技術特徵差異(technical feature differences)
步驟3:確認該技術特徵之差異是否可達成任何之技術/目的
步驟4:若有技術功效,其所欲建立之主觀技術問題為如何經由先前技術提供如發明所提供之技術效果(technical effect)。
若無技術功效,其所欲建立之主觀技術問題為對解決發明相同問題,CPA提供一個解決該相同問題之替代方案。
步驟5:決定發明是否為顯而易見
這部份當指導者介紹結束後,可以讓trainees有時間討論,這是有益的,同時要讓trainees忘記新穎的技術,避免用新穎技術解決客觀的技術問題。
4.3 範例
該範例於課堂上講解時,引起非常熱烈討論
〔範例內容〕
本範例有關一件處理餐桌問題之發明,申請人在其發明說明中記載有關餐桌桌腳固有存在之問題;如將餐桌置於不平坦之地面,申請人明確描述他的創作目的如下:
本發明之創作目的在於提供餐桌以三隻腳之方式,置於不平坦之地面而不搖晃”
其申請專利範圍之獨立項記載如下:
“餐桌具有一個桌面而僅以三隻腳支撐,該餐桌之重心位於所指三桌腳之間”
檢索報告提供3個之先前技術:
先前技術1中揭露一般四腳餐桌,但是沒有提到搖晃之問題
先前技術2中揭露擠奶工人於牧場或牛棚所用之三隻腳擠奶用凳子
先前技術3揭露了一個四腳餐桌,其中至少一支腳可以伸縮以達到穩定置放於不平之地面
〔範例說明〕
步驟1:決定最接近之先前技術(the closest prior art,CPA)
本案發明 先前技術D1 先前技術D2 先前技術D3
餐桌 + - +
桌面 + - +
僅三隻腳 - + -
重心位於腳之間 + + +
穩定於不平地面 - + +
由該特徵可知最接近先前技術應選D3,雖D1及D3都能提供發明之目的,然D3更比先前技術D1多一技術特徵,與發明接近,故D3為最接近之先前技術。
步驟2:確定申請專利範圍與最接近先前技術CPA之間的技術特徵差異
技術特徵差異在於發明僅提供三隻腳。
步驟3:確認該技術特徵之差異所造成之技術效果(technical effect)
本發明基於這些差異所建立之效果:並沒有足以辨認之特別不同效果超過最接近D3,D3與本發明都能提供穩定於不平地面。
步驟4:建立主觀之技術問題為:如何modify D3提供一替代解決方法,對於餐桌置於不平地面之搖擺問題。
步驟5:據通常知識者,能根據先前技術的全部,而能解決該技術問題,沒有利用任何發明技能:通常知識者能立即了解搖晃的問題與所有種類家具有關,並且考慮到D2,D2中搖晃的問題被用完全相同模式解決,即透過提供3隻腳,如同本發明,因此具通常知識者,能立即了解3隻腳提供可透過適合替代解決方法,利用收起/延伸的腳D3,所以本發明是顯而易見的,不具進步性。
4.4 給Trainer在進步性教導上的建議
將上面範例於訓練上當成範例練習,這練習被設想專心於評估進步性的推理,對於缺乏技術的人理解是沒有困難的,在練習中trainees發現明確明顯存在(直接無歧異)是他們所推測,或所揭露,所以討論會產生(只要trainees更進入細節),而且時間可能會花很久,所以保持trainees全神貫注是困難的,有些人會覺得這些討論非常瑣碎,不值得討論,傾向於將大腦關閉,直到一套解決方法出現,另有一些人,在某些論點上不準備更深入討論,只是努力將討論保持在某個細節水平,更有人不要其他人意見,所以身為trainer,要解決範例練習的問題,可將trainees分成3-4人一個團體,或者2個學員彼此間先討論,剩餘學員可加入他們所同意團體及只要有懷疑,也可改變團體,這樣對練習是有幫助的,最後如果需要,trainees同意有共同決解方法,在正、反兩方都考慮過後,可進行投票,而獲的一共同解決方法,最後非常重要一點,投票有結果後千萬不能再繼續討論了。