關於馬庫什權利要求的撰寫，應注意的地方。

「二審法院（北京市高級人民法院）反對該修改標準，認為馬庫什權利要求是在一項權利要求中限定多個並列的可選擇要素，因此，當馬庫什權利要求涉及化合物時，這些化合物之間是並列選擇關係，每個化合物是一個獨立的技術方案。既然認為馬庫什權利要求屬於並列技術方案的特殊類型，而且刪除一個或多個變量縮小了專利權的保護範圍，並未損害公眾利益，應當允許專利權人刪除相關的選擇項。但是，鑑於馬庫什權利要求授權時該權利要求所涵蓋的化合物並非均被合成出來，因此，允許修改的界限在於不得使修改後的權利要求成為說明書中未載明的具體化合物，否則，就會使針對馬庫什權利要求的選擇發明失去存在的基礎。

對此，（2016）最高法行再41號判決指出：“鑑於化學發明創造的特殊性，同時考慮到在馬庫什權利要求撰寫之初，專申請人為了獲得最大的權利保護範圍就有機會將所有結構方式盡可能寫入一項權利要求，因此在無效階段對馬庫什權利要求進行修改必須給予嚴格限制，允許對馬庫什權利要求進行修改的原則應當是不能因為修改而產生新性能和作用的一類或單個化合物，但是同時也要充分考量個案因素。如果允許專利申請人或專利權人刪除任一變量的任一選項，即使該刪除使得權利要求保護範圍縮小，不會損傷社會公眾的權益，但是由於是否因此會產生新的權利保護範圍存在不確定性，不但無法給予社會公眾穩定的預期，也不利於維護專利確權制度穩定。 ”

通過最高人民法院的上述判決，明確了在無效過程中，通常不允許刪除馬庫什式權利要求中的一個或多個變量。」

也就是說，中國高院與最高院都認為，允許修改馬庫什權利要求（請求項）的界限，在於不得使修改後的權利要求成為說明書中未載明的具體化合物。反過來說，你的說明書要載明具體化合物，才能使得馬庫什權利要求（請求項）得到支持。

因此，「聚焦馬庫什權利要求的撰寫，應注意幾點：

1. 充分利用從屬權利要求（附屬項），撰寫多個層次的保護範圍。在無效程序中，當獨立權利要求無法修改的情況下，可以利用從屬權利要求（附屬項）來構建多重防線；

2. 可以將說明書中所公開的具體化合物撰寫為從屬權利要求。這樣，即使因馬庫什權利要求因無法修改而被無效，具體化合物仍然可以得到保護。如有可能，說明書中應公開盡可能多的具體化合物及其實驗數據，這樣一來可以支持更大的保護範圍，二來可以隱藏申請人真正要保護的具體化合物。」
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最高院再审明确对马库什式权利要求的修改标准，将对化学专利案件产生重大影响 | Lexology

2017年4月1日施行的新专利审查指南第四部分第三章第4.6.2节中规定：“修…

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研發人員為什麼需要知道專利侵權判斷準則？

原文刊載於北美智權報第79期《研發人員為什麼需要知道專利侵權判斷準則？》

大家都知道擁有專利很好，因為可以排除他人生產與販賣、可以取得授權金、也可以交換他人的專利，所以專利很重要。筆者於「只要求工程師趕貨拚產能，不重視研發創新，如何能提昇產業競爭力？」一文中曾表示，若台灣政府、企業與個人都把專利當做投資，活用專利這個企業進行商戰的利器，讓研發創新成為重點，如此假以時日且持續的去做，才能改善台灣的產業競爭力。

此外，前期北美智權報「專利閱讀對研發人員之價值」一文也曾指出，專利說明書的詳細資訊對研發人員有以下幾項好處：(1) 專利說明書的詳細資訊可當作近期技術的教科書；(2) 專利說明書中的資訊可提供「逆向工程」的輔助資訊；(3) 專利說明書中的資訊可作為自身研發計劃的範本。

筆者現在要進一步說明研發工程師為什麼需要知道所謂「專利侵權判斷準則」，還有研發工程師應該要注意其中哪些重點，以利其對研發的產品作好自我檢測無侵權之工作，並可協助法務與智權部門進行訴訟答辯等。

在專利訴訟中，兩造爭辯被告涉嫌侵權的產品之技術內涵，有無落入原告所提專利的保護範圍，是專利侵權訴訟最基本的攻防手段，也是產品上市前所進行之無侵權分析的重點。其侵權判斷過程簡述如下。首先，針對產品（裝置、機構或元件），以文義解讀產品之技術內容（即其技術特徵），列為一欄，然後文義解讀專利範圍（Claim）之技術特徵，列為另一欄，隨之對此兩欄之技術特徵，進行產品對專利之「一對一」比對。（進行比對時，何謂「相同」，何謂「不同」，什麼叫作「實質相同」，就是攻防的重點，但因篇幅所限，筆者並不在此詳述。）

若該專利之申請專利範圍之「所有」技術特徵，在該產品（裝置、機構或元件）之技術特徵內都能找到，就符合所謂「全要件原則」(All-Elements Rule)之要求，該產品即構成對於該專利之侵權。若該產品僅有部分技術特徵為該專利之申請專利範圍之內容時，則不符合全要件理論，該產品並不構成對該專利之侵權。故全要件原則亦稱為「文義侵害」(Read On Claim)、「字義侵害」或「字面侵害」(literal infringement)之判斷原則。

但在進行上述產品技術內容與專利技術內容的比對，以執行專利侵權自我檢測或協助法務進行訴訟答辯時，研發工程師常有一個錯誤的觀念，非常需要儘快糾正，免招後患，因此筆者將其始末詳述如后。

由於大部分的研發工程師對於專利並沒有正確的認識，都不知道要看、沒時間看，或者看不懂專利之「申請專利範圍」（即請求項，Claim(s)），所以於進行專利侵權之自我檢測或協助法務進行訴訟答辯時，基本上都不看專利之申請專利範圍。但由於專利說明書的「充分揭露」之法規要求，研發人員都看得懂專利說明書的詳細說明(Detailed Description)，尤其是對於專利說明書所載的實施例（Embodiments），更都能夠按圖索驥，即能輕易據以實施。因此，當研發工程師進行迴避設計時，就常只看專利的說明書與實施例，誤以為只要能迴避說明書內的各個實施例，使自身產品的設計與專利之各實施例皆不相同，就誤認為該迴避設計能達成迴避專利之目的。因此簡單疏失與明顯誤判而導致公司日後遭受不利的後果，更是所在多有，不勝枚舉。

殊不知專利申請人向國家要求，經過審查所得到排他權的技術範圍，是其「申請專利範圍」（或稱請求項，Claim(s)）所規範的技術範圍，與其說明書或實施例並沒有直接相關。說明書之詳細說明或實施方式，乃於專利申請審查時使用，由審查機關確定專利申請人已於專利說明書「充分揭露」其技術內容，使其所屬技術領域具有通常知識者，可以據以實施，具有所謂「可據以實施」性。也就是說，專利說明書的充分揭露與合乎規範是專利申請人應盡的「說明義務」，而表明專利保護範圍之請求項所界定之專利範圍，就是專利權人得到的「排他權利」。

因此，專利之保護範圍概應以其申請專利範圍所界定者為準，其與專利說明書之實施例並無直接的相關。所以，研發人員進行自我檢測與協助執行答辯時，即應以產品之技術內容與該專利之「請求項」（即專利範圍）所述之技術內容，作一對一的比對，才是正辦。還有，在進行該專利範圍技術特徵的文義讀取時，研發工程師不應該僅僅只看了專利的權利範圍（請求項），就自我設想該專利範圍應該為何。研發工程師如果想要確實看清楚專利的保護範圍究竟為何，如北美智權報前期文章「研發人員瞭解專利權利範圍的技巧」所述的，研發人員還需要配合該專利之說明書與「全案申請答辯紀錄」（File Wrapper）的核對，這樣才能確定該專利技術特徵之真正涵義，才能正確的文義讀取該專利範圍之技術特徵，也才能與產品的技術特徵進行後續的專利侵權比對與判斷。

筆者非常同意另一篇北美智權報前期文章「創新與專利 – 讓瀕臨倒閉的公司敗部復活」中的話：在台灣科技產業轉型的關鍵時刻，研發創新取得專利是企業開創新局與維持市場的唯一利器；筆者也認為使研發人員能夠認識專利與善用專利，是企業強化研發創新的不二法門。因此，筆者呼籲企業在培訓研發人員專業技能時，應教導其正確的專利知識，以及給予其專利侵權判斷準則與迴避設計等教育訓練課程。筆者認為此等正確專利知識教育訓練，乃是企業強化研發創新與構成專利保護傘之不可或缺要件，才能提升企業的競爭力。

最後，筆者再次強調，企業透過教育訓練，使研發人員認識專利、活用專利，進而創造專利，除了可擊退對手、保護市場，強化企業之研發能力與構成專利保護傘外，亦可使企業順利轉型，進而開創新局，邁向成功之路。